Элементы договора об отчуждении исключительного права. Виды договоров

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что проблемы инновационного развития российской экономики и вовлечения прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот относятся в современной России к числу наиболее важных как в теоретическом, так и практическом аспектах. Об этом свидетельствует вступление в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), присоединение Российской Федерации к новым международным договорам по интеллектуальной собственности, а также международные тенденции охраны исключительных прав.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.20091 обращено внимание на необходимость выхода России на новый технологический уровень путем внедрения новейших технологий, а благополучие России в относительно недалеком будущем связывается с успехами в развитии рынка идей, изобретений, открытий.

При этом внедрение новейших технологий невозможно без должного регулирования оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, основой которого являются договоры о распоряжении исключительными правами.

О развитии инновационной  политики, направленной на более эффективное использование создаваемых в стране результатов интеллектуальной деятельности, свидетельствуют принятые за последний год нормативные правовые акты. В их числе - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года2, в которой провозглашено увеличение стратегического присутствия России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг, Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»3, предоставляющий возможность вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ права на использование результатов интеллектуальной деятельности, и многие другие.

Договорные формы использования  результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договоры об отчуждении исключительного права, являются наиболее распространенными и востребованными, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент). Так, ежегодно регистрируется более полутора тысяч договоров об отчуждении исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Договоры об отчуждении исключительного права на запатентованные объекты промышленной собственности преобладают над лицензионными, их доля в общем объеме зарегистрированных договоров составляет более половины (55,5%).

Поскольку в российской юридической науке отсутствует  комплексное исследование вопросов правового регулирования договора об отчуждении исключительного права  с учетом части четвертой ГК РФ, Федерального закона «О передаче прав на единые технологии», других нормативных правовых актов, а также судебной и административной практики, видится актуальным рассмотрение в настоящей работе в виде института данного договора в системе гражданско-правовых договоров, а также иных способов перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные объекты гражданских прав.

Степень разработанности  темы. Общие вопросы договорного использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации затрагивают практически все работы в сфере интеллектуальной собственности, причем как дореволюционных (труды Д.И.Мейера, А.А.Пиленко, К.П.Победоносцева, Г.Ф.Шершеневича и др.), советских времен (М.М.Богуславского, В.Я.Ионаса, О.С.Иоффе, В.И.Серебровского, С.А.Чернышевой), так и современников (И.А.Близнеца, Э.П.Гаврилова, В.А.Дозорцева, В.И.Еременко, И.В.Савельевой, А.П.Сергеева, Е.А.Суханова, В.Ф.Яковлева и др.)

Договоры об отчуждении исключительного права рассматривались  в науке гражданского права применительно к отдельным видам объектов исключительного права, в основном объектам патентного права.

Основной целью исследовательской работы является исследование теоретических и практических аспектов договоров об отчуждении исключительного права с учетом новелл части четвертой Гражданского кодекса РФ и правоприменительной практики, определение тенденций развития данного договорного института гражданского права Российской Федерации.

В связи с этим поставлены следующие основные задачи:

1) построение системы договоров о передаче прав на имущество,

2) определение места  договора об отчуждении исключительного  права в системе гражданско-правовых  договоров,

3) классификация договоров  об отчуждении исключительного  права,

4) выявление требований  к форме и содержанию договора об отчуждении исключительного права,

5) выработка предложений  по совершенствованию законодательства  о договорах об отчуждении  исключительного права.

Объектом исследования являются гражданско-правовые договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности, рассматриваемые в теоретическом и практическом аспектах.

Предметом исследования является совокупность норм, регламентирующих договор об отчуждении исключительного права как в российском, так и зарубежном законодательстве, судебная практика, практика Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а также научные результаты, полученные ранее другими исследователями в данной области.

Методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования послужили диалектический метод познания, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод системного анализа.

Эмпирическая  и нормативная правовая база исследования представлена отечественным и зарубежным законодательством, практическими материалами, опубликованными в печати, практикой судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарных знакам, Палаты по патентным спорам.

Практическая  значимость работы заключается в возможности использования содержащихся в исследовании выводов и предложений по совершенствованию действующего законодательства о договорах по распоряжению исключительными правами. Теоретические выводы и практические предложения могут быть использованы при составлении договоров, а также судами, федеральными органами исполнительной власти при квалификации договоров, рассмотрении споров об исключительных правах. Материалы и результаты исследования могут быть применены при разработке учебных материалов по курсам «Гражданское право», «Интеллектуальные права в Российской Федерации».

Структура исследования обусловлена ее целями и задачами. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, состоящих из шести параграфов, заключения, списка используемой литературы.

Глава 1 Договор об отчуждении исключительного  права: юридическая природа, классификация

    1. Особенности предмета договора об отчуждении исключительного права

 

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права  одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, основной особенностью, отличающей договор об отчуждении исключительного права от иных договоров, является передача исключительного права в полном объеме, что определяет предмет данного договора.

В истории развития гражданского права  понятие «исключительное право», хотя и рассматривалось применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, но имело разное значение. Как отмечал А.А.Пиленко, применительно к авторскому праву как новой категории прав, «не понимая природу авторского права, его по очереди совали и в обязательственные, и в личные, и в имущественные права»4.

История науки об исключительных правах наметила два основных подхода к  их правовой природе.

1. Исключительное право рассматривалось  как запрет «всем, кроме одного, совершать действия, притягивающие в обмен к совершающему их различные блага. Таким запрещением, поддержанным силами правового порядка, для отдельного лица создается исключительное положение. Нормы права, обеспечивающие такое положение, могут быть названы в своей совокупности исключительным правом»5. В этом выражается запретительная функция исключительного права, которую весьма подробно обосновал в свое время в 1902 г. А.Пиленко6 в работе «Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве)» (переиздана в серии «Классика российской цивилистики» в 2001, 2005 гг.)

В этом смысле термин «исключительное  право», близкий к абсолютизации  права, используется и другими институтами  и отраслями права. Так, например, в земельном праве используются термины исключительное право на приватизацию земельных участков, исключительное право аренды, приобретения земельных участков. В соответствии с п. 6 ст. 95 Земельного кодекса РФ национальные парки имеют исключительное право приобретения земель особо охраняемых природных территорий.

В абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях»7 говорится об исключительном праве некоммерческой организации, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, на его использование. При этом исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только коммерческим организациям в силу п. 1 ст. 1473 ГК РФ.

Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 №244-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» подтвердило, что на некоммерческие организации не распространяется действие исключительного права, предусмотренного частью четвертой ГК РФ. П. 58.2 Постановления Пленума № 5/29 прямо говорит о том, что наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.

Ввиду этого правила, предусмотренные  статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в пункте 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются. В науке предлагается норму об исключительном праве некоммерческих организаций применять только тогда, когда такая организация занимается предпринимательской деятельностью8. Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 14 июня

 

2001 г. по делу №А43-7420/00-23-239 было отказано некоммерческой организации в праве на защиту собственного наименования. Истец заявлял о необходимости применения к спорным отношениям Положения о фирме от 22 июня 1927 г. Этот довод был отклонен судом как несостоятельный, поскольку истец является некоммерческой организацией и в силу ст. 54 Гражданского кодекса РФ не имеет права на фирменное наименование. Суд указал на ст. 6 ГК РФ, которой предусмотрено, что аналогия закона применяется в случаях, когда отношения сторон прямо не урегулированы законодательством. Но спорные отношения урегулированы п. 4 ст. 54 ГК РФ, что и подтверждает довод суда о необоснованности аргументов заявителя о возможности применения Положения о фирме от 22 июня 1927 г. по аналогии к некоммерческой организации.

В то же время в подп. 2 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» предусмотрено, что в случае обращения за государственной регистрацией некоммерческой организации с наименованием, с которым ранее зарегистрирована другая некоммерческая организация, следует отказ в государственной регистрации. Таким образом, запретительная функция применяется и в отношении наименования некоммерческой организации, на которое не распространяется режим исключительного права в его позитивном значении.

Термин исключительное право используется в трудовом праве, например, в части распоряжения своими способностями к производительному, творческому труду (п. 2 ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 №

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»9); банковском законодательстве - применительно к исключительному праву банков осуществлять банковские операции и во многих других нормативных правовых актах, порой не имеющих никакого отношения к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

Такое использование указывает  на определенную монополию правообладателя, запрещение всем другим лицам совершать  определенные действия. В подобном контексте термин «исключительное право» использовался в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах», который оперировал понятиями исключительные и неисключительные права. Согласно п. 3 ст. 30 Закона авторский договор о передаче неисключительных прав разрешал пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом. Таким образом, если договор не предоставлял пользователю монополию, то речь шла о неисключительных правах. В п. 2 ст. 16 Закона исключительные права определялись во множественном числе и рассматривались как совокупность отдельных монопольных правомочий автора, т.е. право осуществлять или разрешать перечисленные в п. 2 ст. 16 действия. Исключительные права не могли быть переданы от автора другому лицу в полном объеме, а предоставлялись лишь отдельные правомочия. Причем их перечень был изложен исчерпывающим образом.

2. С 1 января 2008 года трактовка понятия «исключительное право» изменилась. Исключительное право рассматривается частью четвертой ГК РФ как единое целое, охватывающее совокупность всех правомочий его обладателя. Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом, в значении понятия  «исключительное право» вкладывается не столько запретительный, сколько  разрешительно- распорядительный смысл - возможность использовать охраняемый объект и распоряжаться правами на него.

В отличие от законодательства, действовавшего до 1 января 2008 года, перечень правомочий обладателя исключительного права  носит не исчерпывающий характер. Так, например, конструкция п. 2 ст. 1270 ГК РФ оперирует термином «в частности» при раскрытии содержания использования произведения, что свидетельствует о возможности расширения данного перечня и без указания на новое правомочие в законе.

Маковский А.Л. определяет проявление признаков «исключительности» рассматриваемых прав в том, что:

1) обладателю исключительного права  предоставляется возможность использовать  в соответствии с законом и  под его защитой результат  интеллектуальной деятельности  или средство индивидуализации  из числа тех, которым закон  предоставляет правовую охрану, определяя их с разной степенью детализации в качестве объектов исключительного права;

2) первый обладатель исключительного  права принадлежит к той категории  лиц, за которыми закон только  и признает возможность быть  первым субъектом исключительного  права соответствующего вида;

3) за изъятиями, установленными  законом, никто не вправе без  согласия

обладателя исключительного, права  использовать являющийся объектом

этого права результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Нарушение этого запрета влечет гражданско-правовую и иную ответственность».

Эти признаки имеют чрезвычайно  важное значение, однако, при необходимости  их можно подвести и под нематериальные блага, которые перечислены в  п. 1 ст. 150 ГК РФ. Так, условно говоря, обладатель нематериальных благ может их использовать, например, при реализации личных неимущественных прав, права на имя, вправе поменять имя и т.п. Нематериальные блага не обслуживают имущественный оборот в отличие от исключительного права.

Главное отличие, на которое необходимо обратить внимание, - не просто возможность использовать исключительное право, а возможность распоряжаться им. Права на нематериальные блага также обладают исключительностью, никто другой, кроме самого правообладателя, не может их реализовать. Различия между исключительными правами и правами на нематериальные блага состоят в особенностях режима объектов, их оборотоспособности, основаниях возникновения и прекращения этих прав. Так, например, права на нематериальные блага в большинстве своем прекращаются со смертью их обладателя.

Второй признак исключительности состоит в особенностях субъектного  состава — в основном применительно  к первоначальному обладателю исключительного  права. Такая специфика может  быть присуща и нематериальным благам, поскольку некоторые из них принадлежат только физическим лицам, некоторые - только лицам, занимающимся профессиональной, предпринимательской деятельностью (например, право на деловую репутацию). Конечно, для обладателей исключительного права требования носят более специфический характер, но тогда должен быть определен какой-то уровень специфики, например, признание таких субъектов законом. Данный признак теряет специфику, например, в отношении права на имя. Это право также признается законом, причем и применительно к автором произведений. Обладатель нематериального блага также является таковым в силу указания закона.

Третий признак исключительности - никто не вправе без согласия обладателя исключительного права использовать являющийся объектом этого права  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В отношении нематериальных благ этот признак выглядит еще более императивно - никто вообще не вправе использовать нематериальные блага, принадлежащие гражданину.

Таким образом, признаки исключительности присуще и другим видам гражданских прав. По нашему мнению, исключительность все-таки состоит в том, что никто не может использовать оборотоспособный объект гражданских прав - права на результаты интеллектуальной деятельности без распоряжения правообладателя. В части четвертой ГК РФ термин «исключительное право» приобретает не столько оттенок монополизма их

/

обладателя (хотя элементы запретительного  подхода, безусловно, присутствуют, иначе  теряется вообще смысл в этих правах), сколько оттенок единой совокупности прав на особый вид объектов, оборотоспособность которых позволяет распоряжаться ими как единым целым, в комплексе передавать все правомочия без их сохранения за собой, либо сохранить за собой это единое целое имущество, разрешив совершение другим лицам лишь отдельных действий.

К доказательствам наличия исключительного  права на произведения относятся  договоры об отчуждении исключительного  права с авторами, или иными  правообладателями, служебные задания, должностные инструкции, трудовые договоры, акты передачи прав, документы бухгалтерского учета, для программ для ЭВМ и баз данных - свидетельства о государственной регистрации в Роспатенте и др.

В том случае, если необходимо доказать возникновение производного исключительного  права на произведение до 1 января 2008 года, например, у юридического лица, это можно сделать с помощью трудового договора и должностных инструкций, документов о служебном задании, т.е. доказательств, подтверждающих создание произведения в рамках служебного задания и отсутствия в трудовом договоре указания на то, что исключительное право возникло у работника. Других случаев возникновения исключительного права в полном объеме у лица, не являющегося автором произведения, законодательством, действовавшим до вступления в силу части четвертой ГК РФ, не предусматривалось. До этой даты договоры о передаче авторских прав носили лицензионный характер и могли устанавливать передачу исключительного права в полном объеме.

Прекращение исключительного права  также имеет определенные особенности. Причем необходимо отличать прекращение от невозникновения исключительного права. Так, если автор произвел отчуждение исключительного права одному лицу, а затем с другим заключил аналогичный договор, то у второго исключительное право так и не возникнет в связи с тем, что у автора его не было в момент отчуждения. Но при этом уже могли быть заключены лицензионные договоры, начаться использование охраняемого объекта. Так, например, в случае прекращения исключительного права согласно абз. 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор прекращается.

Если исключительное право не возникло в связи с недействительностью  соответствующего юридического действия, например, выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, патент аннулируется со дня подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, согласно п. 3 ст. 1398 ГК РФ сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Аналогичная норма предусмотрена в п. 3 ст. 1441, п. бет. 1513 ГК РФ.

Определяя предмет договора об отчуждении исключительного права, необходимо отметить, что относительно категории  предмета договора существовало и существует немало споров в науке, на чем мы не будет подробно останавливаться. Подобные споры затрагивают и договоры о распоряжении исключительным правом. Так, например, Гаврилов Э.П. разграничивает термин «предмет» и термин «объект». «Предмет» договора - это объект и права, предоставляемые по договору на этот объект. Конечно, если права, предоставляемые по договору, точно определены в законе (это имеет место, например, в договоре купли-продажи, где продавец всегда передает покупателю право собственности на товар), то «предмет» договора совпадает с объектом сделки. Но во многих случаях «предмет» не сводится к объекту. Так, в авторских договорах должно быть указано не только то произведение, на которое предоставляются авторские права, но и объем этих

прав; оба эти понятия составляют «предмет» договора». Под предметом договора о передаче исключительного права Е.Шпак предлагает понимать не передаваемое имущество, а действие обязанного лица. Предмет договор об отчуждении исключительного права, по нашему мнению, представляет собой действие обязанного лица по отчуждению исключительного права, а объектом является исключительное право на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

1.2 Место договоров об отчуждении исключительного права в системе договоров о передаче имущества

 

Договоры о передаче прав на имущество  достаточно многообразны, учитывая, что  понятие «имущество» трактуется неоднозначно. Практически любая  отрасль права использует данный термин в разных значениях. Красавчиков O.A. выделял три значения термина «имущество»: имущество как вещь (совокупность вещей), имущественные права, имущественные права и обязанности.

Еще до революции К.П.Победоносцев определял имущество как «все, что служит человеку для достижения хозяйственной цели. Сюда принадлежат  прежде всего наличные вещи: все, что существует по естеству, во внешней природе, все, что имеет самостоятельное бытие вне человека - есть вещь натуральная, наличная, есть ценность вещественная, вещественное имущество». Кроме того, говоря о личном благе человека, его духовном имуществе, служащем источником для произведения вещественных ценностей, вещей, великий цивилист признает в их объективном значении и в юридическом смысле также его имущество10.

Е.А.Суханов, рассматривая законодательные  подходы к понятию имущества, выделяет в одних случаях понятие имущества «как совокупность принадлежащих лицу вещей, а также имущественных прав и обязанностей, в других - только наличное имущество, т.е. актив имущества в виде вещей и имущественных прав. Иногда и закон, и сложившееся словоупотребление придают понятию имущества еще более узкое значение. В его состав при этом включаются только вещи, принадлежащие конкретному лицу (когда, например, говорится об истребовании имущества из чужого незаконного владения или о причинении вреда имуществу лица)»11.

Семейный кодекс РФ, говоря в ст. 36 об имуществе каждого из супругов, упоминает о праве собственности  на него, т.е. подразумевает объекты  вещных прав. В Жилищном кодексе  РФ понятие имущества используется в большей части как материальные объекты, например, общее имущество в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ). Из нормы ч. 2 ст. 11.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ о наложении ареста на имущество, состоящее в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение, также следует, что имущество рассматривается в значении материальных объектов.

Налоговое законодательство использует понятие имущества в узком смысле слова. П. 2 ст. 38 Налогового кодекса РФ определено, что под имуществом в Налоговом кодексе Российской Федерации понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Имущественные права не входят в понятие имущества. Так, например, налоговые вычеты по имуществу не применяются при отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, но используются в отношении ценных бумаг, которые в настоящее время в соответствии со ст. 128 ГК РФ отнесены к имуществу, независимо от того, являются они бездокументарными или нет. Вопрос об отнесении ценных бумаг к особым видам объектов гражданских прав обосновывается в Концепции развития гражданского законодательства12.

В гражданском праве, необходимо остановиться на его легальном определении, в общих чертах сформулированном путем перечисления объектов, входящих в состав имущества, в ст. 128 ГК РФ. К имуществу относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

Исходя из такого понятия, можно  выделить следующие договоры, которые  опосредуют переход прав на имущество  как на материальные объекты:

  • договоры о передаче имущества в собственность,
  • договоры о передаче имущества в пользование.

К ним относятся договоры купли - продажи, мены, дарения, аренды, ренты  и пожизненного содержания с иждивением, найма жилого помещения, безвозмездного пользования.

В то же время можно выделить и  такие классы договоров, которые направлены на передачу не материальных объектов, а на передачу имущественных прав, к которым можно отнести цессию (переход права требования), договоры о распоряжении исключительными правами и др.

Договор об отчуждении исключительного  права является разновидностью договоров о распоряжении исключительными правами и одним из договоров в сфере интеллектуальной собственности. Необходимо разграничивать договоры о распоряжении исключительными правами и другие договоры, в предмет которых могут входить исключительные права и иные интеллектуальные права.

Определим место договоров об отчуждении исключительного права в системе  договоров о распоряжении исключительными  правами.

К договорам о распоряжении исключительными  правами относятся согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор залога. В принципе перечень договоров не является исчерпывающим, однако другие виды договоров в части четвертой ГК РФ не названы, кроме договоров о передаче полномочий по управлению правами (ст. 1242 ГК РФ).