Мероприятия по защите ноу-хау

ВВЕДЕНИЕ

Стремясь  к экономическому росту, мировое  сообщество провозгласило третье тысячелетие  эпохой интеллектуальной собственности. Усиленное внимание современных  государств к инновационной деятельности связано с тем, что наукоемкий продукт становится определяющим фактором экономического развития в XXI веке. Новая  экономика основывается на знаниях, а не на расширяющемся потреблении  невосполнимых природных ресурсов. Это значит, что основным капиталом  любого предприятия является интеллектуальная собственность - ноу-хау, а не материальные активы и традиционные ресурсы.

В юридической  науке уже длительное время ведутся  дискуссии по поводу возможности  и правомерности отнесения ноу-хау  к интеллектуальной собственности. Термин «ноу-хау» в пер. с англ. «know-how» - «знать, как», от «знать, как делать» впервые был применен в 1916 г. в одном из судебных дел США.

В законодательстве Украины термин «ноу-хау» четко не обозначен. Однако, несмотря на это, во многих нормативных актах он используется. Так, в соответствии с ПБУ 8 (п. 5), ноу-хау  могут быть признаны нематериальными  активами. Операции по продаже (приобретению) ноу-хау находят отражение в статистической отчетности (Инструкция об отчете № 5-НТ, Инструкция об отчете № 6-НТ). Термин «ноу-хау» используется в письмах и разъяснениях ГНАУ и других государственных органов.

1 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ НОУ-ХАУ

Ноу-хау  как термин и как продукт коммерческого  оборота и объект правового регулирования  возник в США, но вскоре стал объектом международного оборота. В буквальном переводе с английского языка  «know-how» означает «знать, как», что является сокращением выражения «знать, как это сделать». Часто употребляют понятия ноу-хау как синоним важной технической новинки, однако, это неверно.

Многочисленные  попытки дать определения ноу-хау как на национальном, так и международном уровне, отдельными учеными и практиками не привели к единому пониманию ноу-хау. Обычно, в мировой практике, под ноу-хау понимаются секреты производства, административный, финансовый, коммерческий или иной опыт, практически применяемые в деятельности данной организации (фирмы, компании и т.д.), которые еще не стали всеобщим достоянием и которые могут быть реализованы на коммерческой основе. В объем ноу-хау могут включаться незарегистрированные образцы изделий, машины и аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки, техническая документация – формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, содержание научно исследовательских работ и их результаты, расчеты применительно к данному производству или техпомощи, данные о качестве материалов, учебные планы подготовки персонала, инструкции по эксплуатации, указания по дизайну и т.д.

Ноу-хау  выступают как ценный объект, без  которого в большинстве случаев  невозможными является воссоздание  и эксплуатация изобретений, новых  технологий и т.д. В начале XX в. в международной торговле ноу-хау передавались за более чем 85 % заключенных лицензионных договоров (более 50 % - одновременно с передачей изобретения, 35 % - только на ноу-хау).

Важными предпосылками преобразования ноу-хау  на объект интеллектуальной собственности  являются такие: востребованность, коммерческая ценность в производстве и сбыте, пред - и послепродажном обслуживании и эксплуатации товаров и услуг; недоступность другим субъектам без согласия владельца; возможность их передачи и использования другими субъектами в конфиденциальном режиме.

Необходимо  отметить, что конфиденциальность является важным признаком ноу-хау, поскольку  знания и опыт как неотъемлемые составляющие интеллектуального капитала играют все более весомую роль в современной  конкурентной борьбе. По мнению подавляющего большинства исследователей, в зависимости от назначения ноу-хау структурируют так: научно-технические (знания, опыт и навыки научно-исследовательских, технологических, производственных, проектных и конструкторских решений); управленческие (знания, опыт и навыки относительно структуры и методов управления, распределения обязанностей, структурных связей); коммерческие (знания, опыт и навыки, которые касаются конъюнктуры рынка, посредников, каналов сбыта, потребителей, конкурентов, организации рекламной деятельности); финансовые (знания, опыт и навыки по наиболее выгодных форм использования денежных средств, ценных бумаг, специфики налоговой системы, таможенных ограничений, форм кредитования).

К ноу-хау, как правило, относят технологические, производственные, управленческие и  коммерческие секреты, в том числе  профессиональный опыт сотрудников, сведения о сущности изобретения (до их официального обнародования), особенности менеджмента, кадровой политики, бизнес-процессов, политики ценообразования и др. В  то же время различают: ноу-хау, неотделимы от конкретного индивида (индивидуальные навыки, профессиональный опыт, умения); ноу-хау, неотделимы от конкретного предприятия (технологии и процессы, основанные на традициях, культуре производства, бизнеса и т.д.); ноу-хау, которые можно отделить от конкретного индивида или коллектива предприятия (засекречены технические и технологические сведения, рисунки, чертежи и другие патентоспособные результаты).

В то же время к ноу-хау не могут принадлежать уставные документы предприятия, сведения отчетности, предоставляемой по установленным  формам; бухгалтерская отчетность; сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства.

Поскольку в большинстве случаев ноу-хау  передаются вместе с изобретением, что имеет патентную защиту, наиболее распространенной является передача ноу-хау  по лицензионному соглашению. В то же время сложность реализации ноу-хау  связана с тем, что договор  их передачи включает в себя как  элементы лицензионного соглашения, так и элементы договоров купли-продажи, совместной деятельности, использование  исследований и разработок и т.д.

Согласно  определению Международной лиги конкурентного права ноу-хау состоят из технической, коммерческой, административной или другой информации, которая не охватывается патентами и используется во время эксплуатации определенного предприятия, осуществление информационной деятельности, к которой нет легкого доступа (секрет производства) и которая может передаваться по договору. В то же время, по мнению некоторых исследователей, ноу-хау и коммерческая тайна - понятие не столько идентичны, сколько такие, которые пересекаются. Сторонники этого мнения трактуют ноу-хау как результат творческой деятельности человека, потенциальная ценность которого не связана с конкретным бизнесом.

По их мнению, владелец ноу-хау, в отличие  от владельца коммерческой тайны, вводит режим ограниченного доступа  только к той их части, которая  может быть передана другим лицам  для практического использования. Законодательство большинства стран  устанавливает ответственность  за разглашение конфиденциальной информации и регулирует соответствующие взаимоотношения  наемных работников и работодателей. В то же время возникают определенные трудности, связанные с разграничением опыта и знаний отдельных работников предприятия и информации, принадлежащей владельцу этого предприятия.

2 ПРИЗНАКИ НОУ-ХАУ

Прежде  всего, отметим, что ноу-хау является нематериальным объектом. Это значит, что ноу-хау может одновременно использоваться на многих предприятиях. Примером такого ноу-хау является незапатентованное  изобретение. Причины, из-за которых  ноу-хау может одновременно использоваться на нескольких предприятиях, могут  быть разные. Например, предприятие  может самостоятельно создать ноу-хау  или получить его по договору. В  отличие от нематериального объекта, материальный объект, например автомобиль, может быть в определенное время  только в одном месте.

Охрана  распространяется на содержание ноу-хау, а не на форму представления информации. В связи с этим одно и то же ноу-хау может быть создано разными  лицами независимо друг от друга. Это  особенно характерно для научных  и технических ноу-хау.

Несмотря  на то, что одним и тем же ноу-хау  могут одновременно владеть несколько  лиц, ноу-хау является необщеизвестным, так как каждый из субъектов права на ноу-хау обеспечивает режим секретности. Принято считать, что ноу-хау является необщеизвестным, если его содержание не раскрыто для неопределенного круга лиц настолько, что есть возможность его самостоятельного использования. В неопределенный круг лиц входят лица, которым содержание ноу-хау стало известно не в связи с выполнением служебных обязанностей.

Ноу-хау  обособленно от другой конфиденциальной информации. Это достигается за счет документирования информации. Принцип  документирования ноу-хау позволяет  идентифицировать ноу-хау, что очень  важно для учета операций с  ноу-хау. Для идентификации ноу-хау  должно быть описано в отдельном  документе, договоре или зафиксировано  на любом другом материальном носителе. Эта процедура должна быть выполнена  не позднее момента взятия ноу-хау  на учет.

Следующим признаком является необщедоступность ноу-хау. Это значит, что к ноу-хау отсутствует свободный доступ. Ограничение доступа к ноу-хау достигается разными способами.

Так, лица, которые допущены к ноу-хау, должны быть обязаны не распространять информацию, содержащуюся в ноу-хау, лицам, служебные  обязанности которых не связаны  с использованием ноу-хау. Эти обязанности  могут быть закреплены в трудовом договоре. Кроме того, наемный работник должен извещаться об информации, отнесенной к ноу-хау. Одной из форм извещения  о конфиденциальности информация является гриф «Для служебного пользования» (п. 1 Инструкции № 1893), который проставляют  субъекты права государственной  и коммунальной собственности на материальных носителях с конфиденциальной информацией. Субъекты права частной  собственности должны самостоятельно позаботиться о способах маркировки материальных носителей с конфиденциальной информацией.

В договоре о передаче ноу-хау для контрагента  устанавливается обязанность по соблюдению конфиденциальности, а также  предусматривается ответственность  на случай ее непреднамеренного разглашения. Одним из способов фиксации обязательства  по сохранению конфиденциальности полученной информации является описание ноу-хау  в договоре. При этом на документах, в которых раскрывается ноу-хау, необходимо проставлять гриф, предупреждающий  о конфиденциальности информации, например, гриф «Конфиденциально» или иное подобное сообщение.

Еще одним  признаком ноу-хау является его  оборотоспособность. Под оборотоспособностью понимается возможность извлечения из ноу-хау коммерческой выгоды в процессе экономического оборота ноу-хау. Если же оборотоспособность ноу-хау исключается, то ноу-хау не обладает коммерческой ценностью. Это значит, что это техническое, организационное и другое решение никому не нужно. В связи с этим, объект, который является необоротоспособным, не может быть признан ноу-хау.

Ноу-хау  получает охрану без какой-либо регистрации. Охрана возникает автоматически  при обособлении конкретной информации в виде ноу-хау и принятии мер  к ее защите.

Срок  охраны ноу-хау равен сроку соблюдения таких признаков ноу-хау как  необщеизвестность, необщедоступность и оборотоспособность. В связи с этим срок охраны ноу-хау может быть достаточно долгим. Например, секрет изготовления экстракта для производства напитка «Кока-Кола» сохраняется в тайне с 1886 г. А секрет изготовления одеколона № 4711 (Германия) не раскрывается уже 190 лет.

3 СУБЪЕКТ ПРАВА НА НОУ-ХАУ И ЕГО ПРАВА

Необходимо  отметить, что субъект права на ноу-хау обладает рядом особенностей.

Во-первых, у ноу-хау может быть множество  субъектов права интеллектуальной собственности. Это обусловлено  тем, что один и тот же объект, например изобретение, может быть создан несколькими лицами независимо друг от друга. Если такое техническое  решение получит охрану как изобретение, то правообладателем будет лицо, указанное  в патенте. Причем патент получит  то лицо, которое раньше других подаст в патентное ведомство заявку на получение патента. Если же изобретение  будет признано конфиденциальной информацией (п. 3 ст. 9 Закона об изобретениях), то у  такого технического решения может  быть множество правообладателей, если, конечно, все они будут соблюдать  режим секретности.

Во-вторых, среди правообладателей ноу-хау  отсутствует фигура автора. Разберемся с этой особенностью субъекта права  на ноу-хау на примере служебного изобретения, которое охраняется как  конфиденциальная информация. Понятно, что, как и у любого другого  изобретения, у такого изобретения  есть автор, который именуется изобретателем (ст. 463 ГКУ). А вот работодатель, принявший  решение об охране изобретения в  режиме конфиденциальной информации, становится субъектом права на коммерческую тайну (часть 2 ст. 506 ГКУ). Для того чтобы  лучше разобраться с этой юридической  конструкцией, поищем ее аналог в живой  природе. По мнению автора, для этой цели лучше всего подойдет обычное  яйцо. Есть содержимое яйца и скорлупа, которая предохраняет зародыш от внешней среды. Скорлупа нужна только до того момента, пока цыпленок не вылупится  из яйца. В нашей юридической конструкции  «цыпленком» может быть служебное  изобретение, а «скорлупой» –  режим коммерческой тайны. В связи  с этим объектом гражданского оборота  является не сама коммерческая тайна  как таковая, а изобретение, которое  охраняется институтом коммерческой тайны. Необходимо отметить, что и сам механизм создания режима коммерческой тайны может быть при определенных условиях признан ноу-хау и, следовательно, вовлекаться в гражданский оборот.

Для определения  имущественных прав на ноу-хау воспользуемся  ГКУ (ст. 506). Из части 2 статьи 506 ГКУ следует, что имущественные права на ноу-хау  принадлежат лицу, правомерно определившему  информацию коммерческой тайной. Подтверждением этого факта может являться соответствующая  запись в реестре сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

С учетом части 1 статьи 506 ГКУ имущественными правами на ноу-хау являются:

1) право использования ноу-хау;

2) право распоряжаться правом использования ноу-хау;

3) право препятствовать неправомерному разглашению, сбору и использованию информации, признанной ноу-хау;

4) право раскрыть ноу-хау.

Остановимся на каждом правомочии отдельно.

Любое лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, может использовать ноу-хау в  своих интересах. В связи с  тем, что права на ноу-хау могут  принадлежать множеству лиц, то каждое такое лицо имеет право использовать ноу-хау, не спрашивая на это разрешению у других лиц.

Второе  правомочие заключается в возможности  лица, которому принадлежат права  на ноу-хау, распоряжаться этим правом как путем передачи (отчуждения) права использования, так и путем  предоставления лицензии (разрешения) на использование ноу-хау. При отчуждении прав эти права прекращаются у  лица, их передающего, и возникают  у нового лица. При выдаче лицензии у лица, которому принадлежат права  на ноу-хау, остаются все права, оставшиеся за рамками договора. Необходимо отметить, что каждое из лиц, которому принадлежат  права на ноу-хау, имеет законное право самостоятельно распоряжаться  правами на использование ноу-хау.

В соответствии с третьим правомочием, лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, имеет  право препятствовать неправомерному разглашению, сбору и использованию  информации, признанной ноу-хау. Это  право реализуется путем привлечения  лиц, неправомерно осуществляющих разглашение  или использование ноу-хау к  гражданско-правой защите в соответствии со статьями 16, 610, 623 ГКУ. Лица, которые  неправомерно осуществляют разглашение, сбор и использование коммерческой тайны, могут привлекаться к административной, уголовной и гражданской ответственности. Административная ответственность  может осуществляться и через  институт недобросовестной конкуренции. Этим правом на защиту может воспользоваться  любое лицо, которому принадлежат  права на ноу-хау.

Четвертое правомочие не имеет аналогов у других исключительных прав. Это правомочие заключается в возможности раскрыть сведения о ноу-хау третьим лицам. Существует две формы раскрытия  сведений о ноу-хау. Лицо, которому принадлежат  права на ноу-хау, может раскрыть сведения о ноу-хау определенному  лицу (лицам) на условиях конфиденциальности в соответствии с договором. В  этом случае ноу-хау остается необщеизвестным. Во втором случае лицо, которому принадлежат права на ноу-хау, может раскрыть сведения о ноу-хау среди неопределенного круга лиц, например, путем их публикации в открытой печати. В этом случае сведения о ноу-хау становятся общедоступными. Необходимо отметить, что раскрыть сведения о ноу-хау может любое лицо, которому принадлежат права на ноу-хау. Такие действия приведут к прекращению права на ноу-хау не только у этого лица, но и у других лиц, которым принадлежат права на ноу-хау. В этом случае все лица, которым принадлежат права на ноу-хау, должны списать нематериальный актив, которым является ноу-хау, по причине невозможности получения предприятием в дальнейшем экономической выгоды от его использования (п. 34 ПБУ 8).

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НОУ-ХАУ

Ноу-хау или иначе — секреты производства определяют как информацию, выходящую за рамки общих, открытых сведений об объекте. При этом зачастую именно ноу-хау определяет наиболее эффективный способ функционирования объекта техники. Распространенным приемом предложения ноу-хау на рынок является предложение к продаже объекта техники без ноу-хау, но по пониженной цене. Если объект техники продается вместе с ноу-хау, то сумма платежей возрастает. Для покупателя бывает важно купить новую технологию с возможностью ее максимально эффективного функционирования, то есть вместе с сопутствующим ноу-хау.

Отдельным видом ноу-хау являются управленческие ноу-хау, состоящие в охраняемой коммерческой информации. Управленческие ноу-хау могут передаваться в  рамках договора франчайзинга как эффективные  приемы завоевания рынка. Охраняемая коммерческая информация представляет собой совокупность маркетинговых подходов к продвижению  товаров или услуг на рынок. Управленческие ноу-хау тесно связаны с понятием «гудвилл», что означает «доброе имя фирмы» и представляет собой совокупность наработанных в результате длительного использования маркетинговых приемов. Знания и навыки сотрудников, списки клиентов, последовательность действий на каждом рабочем месте, оптимальное расположение рабочих мест в помещениях — все это составляет управленческое ноу-хау.

Ноу-хау нельзя зарегистрировать так же как изобретение, полезную модель, товарный знак или другие подобные объекты интеллектуальной собственности. Так как такого рода регистрация в любом патентном ведомстве предполагает разглашение сути подаваемого на регистрацию технического решения как объекта интеллектуальной собственности, что сразу выводит его за рамки понятия «секрет производства», то есть «ноу-хау».

Однако  существует ряд способов, позволяющих  достаточно надежно обеспечить юридическую  защиту таких объектов. Об особенностях обеспечения юридической защиты таких объектов как ноу-хау и пойдет речь ниже.

Как правило, необходимость защиты ноу-хау возникает при комплексной передаче технологии по договорам — продаже лицензий на изобретение или полезную модель, при лицензировании инжиниринговых услуг, при передаче научно-технической документации, при заключении договоров коммерческой концессии. Составной частью такого договора может быть раздел о передаче ноу-хау и обязательствах лицензиата (стороны, покупающей технологию) не разглашать, передаваемые ему в комплекте с правами на изобретения, секреты производства — «ноу-хау».

Трудность юридической защиты ноу-хау состоит  в том, что это специфический  объект, как правило, технически очень  сложный, к которому неприменимы  типовые договора и стандартные  приемы правовой охраны.

Полноценная защита ноу-хау возможна лишь с привлечением юриста, обладающего достаточно высокой  технической подготовкой и при  этом хорошо разбирающегося в вопросах патентного права.

Организационные мероприятия по защите ноу-хау сводятся к следующим действиям, которые должен выполнять владелец секретов производства:

1) прежде всего, должен осуществляться строгий контроль за доступом сотрудников предприятия к секретам производства. Сведения о них сообщаются ограниченному числу лиц под роспись с обязательством о неразглашении указанных сведений. Как правило, в этом документе указываются паспортные данные осведомленного лица или может заключаться отдельный дополнительный договор о режиме секретности объекта техники.

2) при приеме на работу желательно в заключаемом трудовом соглашении зафиксировать режим доступа и владения секретами производства, а также обязать работника подписать обязательство о неразглашении. Иначе, после ухода с работы и при переходе на другую работу, работник может «унести» с собой секреты производства.

3) один из способов фиксирования ноу-хау — проставление на каждом листе технической документации, предназначенной для внутреннего пользования, штампа с фразой «Объект интеллектуальной собственности».

4) в некоторых случаях документы, описывающие технический секрет, укладывают в пакет, делают наклейку на конверт: «Вскрыть только по решению суда», что одновременно с подписанием обязательства о неразглашении этого секрета позволяет создать эффективный организационно-юридический механизм охраны секретов производства. Ведется учет лиц и их паспортных данных, имеющих доступ к охраняемой информации.

5) распространенным приемом предпродажной тактики является заключение опционных соглашений, то есть предварительных соглашений, предоставляющих время для принятия решения о покупке технологии. В рамках опциона могут частично передаваться сведения об объекте техники для его экспериментальной оценки на предприятии лицензиата. В случае опциона следует строго соблюдать режим секретности в отношении передаваемых ноу-хау, так как по опциону потенциальный покупатель может уяснить для себя сущность новой технологии и далее отказаться от ее покупки. Поэтому обычно опционные соглашения бывают возмездными и заключаются с приложением списка посвященных лиц, включающего не только специалистов предприятия-лицензиата, но и технический персонал, то есть абсолютно всех людей, имеющих доступ к ноу-хау.

Таким образом, можно констатировать, что при  правильно выбранной технической  политике предприятия существуют весьма эффективные способы правовой охраны ноу-хау.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Секретом  производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам; к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; в отношении, которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Исключительное  право на секрет производства действует  до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

В объем  ноу-хау могут включаться:

1) опытные, незарегистрированные образцы изделий, машины аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки;

2) техническая документация - формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание проведенных научно-исследовательских работ и их результаты;

3) расчеты применительно к данному производству или технологии

4) данные о качестве материалов;

5) учебные планы для подготовки персонала;

6) инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или использовании продукта;

7) производственный опыт, описание технологий;

8) практические указания по дизайну, технические рецепты, данные по планированию и управлению производством и т.д.

Перечень сведений, составляющих ноу-хау определяется руководителем предприятия. Перечень сведений, которые не могут составлять ноу-хау определяется правительством страны.

Ноу-хау нельзя зарегистрировать так же как изобретение, полезную модель, товарный знак или другие подобные объекты интеллектуальной собственности. Так как такого рода регистрация в любом патентном ведомстве предполагает разглашение сути подаваемого на регистрацию технического решения как объекта интеллектуальной собственности, что сразу выводит его за рамки понятия «секрет производства», то есть «ноу-хау».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амелина К.Е. Понятие «ноу-хау»//Внешнеторговое право. 2006. – 144с.

2. Ионова О.В. Обеспечение прав на секреты производства (ноу-хау). М.: ВНИИПИ, 1994. – 86с.

3. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 2006.  - 375с.

4. Зенин И.А. Коммерческая тайна и ноу-хау//3аконодательство, 2005. № 12.