Лицензийные договора

Лицензионный  договор - это заключение в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права  на объект интеллектуальной собственности  на возмездной основе. Лицензионным договор иногда называют лицензионным соглашением  или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют  особые наименования. Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат.

Лицензиар - это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора.  
    Лицензиат  - это лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности  на основе  лицензионного договора(лицензий).  
     При передаче исключительного права интеллектуальной собственности  обычно используют следующие лицензии: 
- исключительная лицензия; 
- единственная лицензия; 
- неисключительная лицензия; 
- сублицензии; 
- открытая лицензия; 
- публичная оферта; 
- принудительная лицензия.  
    Исключительная  лицензия – это передача  исключительного права  или его части  по лицензионному договору только одному лицу без  сохранения переданного права за первичным правообладателем.  Исключительная лицензия называется полной лицензией, если передается все  исключительное право иному лицу.  
   Единственная  лицензия – это   передача     исключительного   права  или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем. 
   Это   частный    случай     исключительной  лицензии, при  котором сохраняется переданное   исключительное  право за первичным правообладателем. 
    Неисключительная лицензия – это   передача    исключительного    права   или  его  части нескольким  лицам с сохранением  переданного права за первичным правообладателем. 
  Сублицензии – лицензии,  выдаваемые  лицензиатом   иным  лицам, если  это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.  
  Вид сублицензии зависит  от  условий   основного лицензионного соглашения. Например, если  правопреемник  получил  исключительную  сублицензию.  Существует    несколько   видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия. 
  Открыта лицензия  – это  неисключительная  лицензия, предоставляемая патентообладателем иным лицам   на   условиях, опубликованных в официальном  бюллетене  
патентного ведомства.  Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене патентного ведомства, обычно  рассматривается   как  публичная оферта, т. е. как коммерческое предложение  патентообладателя.  
 Публичная оферта – это письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц(акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообладателя заключить договор  с любым лицом, которое примет предложение  на изложенных условиях. 
    В случае принятия оферты любое лицо вправе  требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, предложенных патентообладателем. 
  Принудительная лицензия – это лицензия, которую предоставляет  патентообладатель иным  лицам по решению  суда при неиспользовании своего патента.  
    В настоящее время признается только одна причина принудительного представления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в течение некоторого времени  с даты получения  патента (4 года - для изобретений и 3 года - для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации). Не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве. 
 
 

1. Различный предмет лицензионного договора

По предмету лицензии лицензионные договора могут  быть:

- на изобретения; 
- на полезные модели; 
- на промышленные образцы; 
- на селекционные достижения; 
- на топологии интегральных микросхем; 
- на товарные знаки; 
- на ноу-хау.

2. Различный вид лицензии

По типу лицензии лицензионные договора могут быть:

- на "чистые" лицензии; 
- на сопутствующие лицензии; 
- на возвратные лицензии; 
- на перекрестные лицензии; 
- на принудительные лицензии; 
- на открытые лицензии; 
- на обязательные лицензии; 
- на сублицензии.

3. Различный объем передаваемых прав

По объему прав лицензионные договора могут быть:

- на передачу  неисключительной (простой) лицензии; 
- на передачу исключительной лицензии; 
- на передачу полной лицензии; 
- на продажу патента.

4. Различный способ охраны объектов интеллектуальной собственности

По способу  охраны объектов  интеллектуальной собственности лицензионные договора могут быть:

- патентные лицензионные  договоры; 
- беспатентные лицензионные договоры.

5. Различный статус и отношения сторон лицензионных договоров.

Статус и отношения  сторон лицензионных сделок определяют следующие виды лицензионных договоров:

- между юридически  и финансово- независимыми между собой компаниями; 
- заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутренние фирменные лицензионные договоры).

Различные виды лицензионных договоров также определяют и особенности их составления  и заключения.

Какие же основные особенности лицензионных договоров?

Сторонами лицензионного  договора являются лицензиар (владелец права) и лицензиат (приобретающий  права).

Не всегда лицензиаром  может быть непосредственный владелец права, а передавать это право  доверенному лицу- посреднику.

В случае если авторами изобретения является несколько  физических лиц, а по условиям лицензионного  договора лицензиаром может быть только одно лицо, то в таком случае все авторы перечисляются в преамбуле  лицензионного договора, и указывается  лицо, которому передается право подписания договора.

Обязательно в  лицензионном договоре уточняется, какого вида лицензия является предметом данного  договора.

Срок действия лицензионного договора определяется его сторонами. Но необходимо обратить внимание на сроки действия патентов и свидетельств.

Лицензионный  договор заключается в простой  письменной форме, но некоторые виды лицензионных договоров подлежат государственной  регистрации. Это лицензионные договора на изобретения защищенные патентом, на полезные модели и промышленные образцы, на топологию интегральной микросхемы.

В случае возникновения  трудностей с оформлением данного  типа договора можно использовать образец лицензионного договора.

     Платежи за лицензии зависят:

     •   от способа применения лицензии и  условий соглашения;

     •   ценности, которую лицензия представляет для лицензиара;

     •   факторов, связанных с законодательством  и конкуренцией;

     •   умения сторон вести переговоры.

     Существует  несколько видов лицензионных платежей.

     Роялти  — это периодические процентные или фиксированные суммарные отчисления лицензиата в пользу лицензиара за права, предоставленные ему лицензиаром. В лицензионных соглашениях устанавливается размер, база исчисления и периодичность выплаты роялти. В международной практике размер роялти определяется исходя из среднего уровня стандартных ставок текущих отчислений, характерных для отраслей. Роялти могут исчисляться исходя из объемов прибыли, суммы продаж, отпускной цены и обычно составляют 3—5%.

     На  размер роялти влияет также отрасль  техники: чем больше наукоемкость отрасли, тем выше роялти. Например, в фармацевтике она может колебаться от 2—5 до 10—15%, что вызвано более высокими затратами на разработку лекарств, их обязательным патентованием и сложной процедурой получения разрешения на продажу. В прочих отраслях роялти могут составлять от 1—3 до 5—10%. Наиболее высоки стандартные ставки роялти в следующих отраслях: электронная промышленность, авиатехника, вооружение — 4—10%, точное приборостроение, станкостроение — 4—7, автомобильная промышленность — 1—3, производство потребительских товаров длительного пользования — 5, потребительских товаров с малым сроком использования — 0,2—1,5%.

     Самой распространенной базой исчисления роялти является продажная цена продукции, рассчитанная на дату заключения соглашения. Ставки роялти должны как минимум покрывать лицензиару его издержки, связанные с подготовкой соглашения и передачей лицензии. В свою очередь максимальные выплаты, на которые может согласиться лицензиат, равны стоимости альтернативного решения, заменяющего приобретение лицензии.

     Паушальный  платеж: представляет собой зафиксированную в тексте лицензионного соглашения сумму, которая выплачивается в виде единовременного платежа или по частям. Эта величина не связана во времени с фактическим использованием лицензии, а устанавливается заранее путем экспертных оценок. По паушальным платежам лицензиар стремится получить такую сумму, которая, будучи положенной на банковский счет, обеспечила бы ему прибыль, равную по величине и времени выплате в виде роялти. Паушальная форма платежа страхует лицензиара от коммерческого и прочих рисков и используется при продаже лицензии малоизвестной фирме в качестве гарантии от разглашения секретов при передаче ноу-хау, а также при поставках комплектного оборудования и в случаях, когда лицензиат хочет избежать контроля за последующим использованием технологии. В то же время лицензиар лишается возможности получения дополнительных сумм, если производство лицензионной продукции превысит расчетные объемы.

     Участие в прибыли — отчисление в пользу лицензиара части прибыли от коммерческого использования предмета лицензии. Как правило, участие лицензиара в прибыли лицензиата фиксируется на уровне до 30% при предоставлении исключительной лицензии и 10% — при неисключительной лицензии.

     Участие в собственности  — передача лицензиатом лицензиару части акций своих предприятий в качестве платежа за предоставленную лицензию. Этот вид применяется в целях установления контроля над собственностью иностранных предприятий, использующих технологию лицензиара.

     Цена  лицензии основывается на определении стоимости объекта лицензирования, которая складывается из затрат владельца прав на создание новшества, его патентование, организацию использования, страхование, разрешение правовых конфликтов, а также с учетом сроков охранного документа и предполагаемого полезного использования объекта.

     Верхним пределом цены лицензиара служит наименьшая из его оценок:

     1) прироста прибыли покупателя  в результате применения технологии;

     2) стоимости закупки покупателем  аналогичной технологии у другого  продавца;

     3) издержек самостоятельной разработки  технологии лицензиатом.

     Для лицензиата "потолком " цены на приобретаемую технологию является наименьшая из его оценок тех же показателей, но рассчитанных в обратной последовательности:

     1) собственных издержек на разработку  аналогичной технологии или обход патентов лицензиара;

     2) расходов на приобретение такой  же технологии у другого поставщика;

     3) прироста прибыли или экономии  за счет приобретения технологии у лицензиара либо издержек нарушения патентных прав лицензиара;

     4) последствий от отказа от приобретения  данной технологии.

     Нижний  предел цены лицензиара — его оценка издержек передачи технологии плюс "упущенной" выгоды (прирост добавочной прибыли, которую бы мог получить владелец технологии на рынках, которые он отдает покупателю).

     Нижний  предел цены для лицензиата — оценка издержек лицензиара по передаче технологии.

     Реальная  цена будет находиться между нижним пределом цены лицензиара и "потолочным" значением цены лицензиата [7]. Факторы рынка, влияющие на цену лицензии: государственные правила лицензирования; уровень производственной и технологической конкуренции на рынке; политический и деловой риск в стране лицензиата; нормативы, относящиеся к готовой продукции и соответствующей отрасли; способность страны лицензиата к восприятию технологии.

     Условия лицензионного соглашения, влияющие на цену лицензии: рыночные ограничения, ограничения по объему производства, требования по качеству продукции, условия возврата субсидий, принудительный ассортимент, срок действия соглашения, новизна технологии, срок действия патента, прочие ограничения на использование технологии.

     Проведенный в США опрос 428 компаний показал, что при оплате лицензионных соглашений преобладает сочетание паушальных выплат и роялти, а 60% лицензиаров вносят начальную плату, за которой следует отчисление роялти, при этом размер начальной платы составляет в среднем от 3 до 10% суммарных ожидаемых отчислений роялти [21, с. 15].

     Расчет  цены лицензии. В международной практике лицензионной торговли наиболее широко используются следующие методы расчета цены лицензии:

     •   на основе оценки ожидаемой прибыли  лицензиата;

     •   на базе роялти;

     •   "затратным" методом;

     •   на основе комиссий за технические  услуги.

     Определение цены лицензии на основе оценки размера прибыли  лицензиата. Размер ожидаемой прибыли лицензиата зависит от таких показателей, как объем производимой продукции по лицензии, прибыль от реализации на рынке единицы этой продукции, срок действия лицензионного соглашения. Исходя из этого, расчетная цена лицензии определяется по формуле:

     C_p=V·T·P_r·S_h,

     где С_р — расчетная цена лицензии (cost);

     V — среднегодовой объем выпуска продукции в течение действия

     соглашения (в соответствующих единицах);

     Т — срок действия соглашения;

     Р_r — дополнительная прибыль лицензиата от реализации лицензии;

     S_h — доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата.

     Дополнительная  прибыль лицензиата Р_r  рассчитывается как разность между прибылью лицензиата, полученной от реализации единицы лицензионного продукта Р₁, и величиной прибыли, которую можно получить без использования лицензии по действующей у лицензиата технологии Р₂ [28, с. 218—220]:

     Р_r=Р₁-Р₂.

     В свою очередь прибыль от лицензионного  продукта Р₁ определяется как разница между его продажной ценой Z₁ и себестоимостью единицы продукции С₁ Прибыль от нелицензионного продукта Р₂ определяется как разница между его продажной ценой Z₂ и себестоимостью единицы продукции С₂.

     P₁=Z₁-C₁,

     Р₂ = Z₂-C₂,

     P_r=P₁-P₂=(Z₁-C₁)-(Z₂-C₂).

     Доля  лицензиара в дополнительной прибыли  лицензиата обычно составляет от 10 до 50% и зависит от объекта и вида лицензии. При передаче беспатентной лицензии (ноу-хау) или в случае если объект еще не готов к промышленному или коммерческому использованию, доля лицензиара в прибыли лицензиата может составлять 20%; при неисключительной, простой лицензии — 20—30; при исключительной — 30—50%. При этом доход лицензиара должен быть не ниже, чем при альтернативных формах реализации объекта лицензии (если бы лицензиар сам производил, реализовывал и экспортировал свою продукцию на территории, на которой будет действовать лицензионное соглашение).

     На  практике трудно определить дополнительную прибыль лицензиата, поскольку информация об издержках производства составляет коммерческую тайну, а фактический уровень производства можно определить только с начала освоения лицензионного объекта. Поэтому метод расчета цены на основе оценки ожидаемой прибыли лицензиата применяется в основном при внутрифирменном технологическом обмене или в рамках совместного предприятия.

     Метод расчета цены лицензии на базе роялти наиболее распространен в международной практике. Как правило, ставки роялти устанавливаются по аналогии, а расчетная цена лицензии увязывается непосредственно со сроком лицензионного соглашения. Цена лицензии на базе роялти рассчитывается по следующей формуле:

     где С_r — расчетная цена лицензии;

     V_t — объем ожидаемого выпуска продукции по лицензии в году t;

Z_t, — продажная цена изготовленной по лицензии продукции в году t; R_t — размер роялти в году t;

Т — срок действия лицензионного договора;

     — сумма цен лицензии за годы действия лицензионного 

     соглашения.

     "Затратный  " метод и метод на основе комиссий используются намного реже, чем первые два. В основе "затратного" метода лежит подсчет затрат на НИОКР лицензиара и средняя норма прибыли. Метод расчета цены лицензии на основе комиссий, выплачиваемых за техническую помощь, оказываемую по лицензионным соглашениям, законодательно предусмотрен в ряде развивающихся стран (Бразилия, Пакистан и др.).

     Расчет  цены лицензии при  паушальной форме  платежа. Расчетная цена лицензии рассчитывается по той же методике, что и цена лицензии на базе роялти, а затем пересчитывается в паушальный платеж с помощью коэффициента дисконтирования, величина которого равна банковским ставкам по кредитам [28, с. 232]:

     где — цена лицензии при паушальной форме оплаты;

     V_t — объем ожидаемого выпуска продукции по лицензии в году t;

       Z_t — продажная цена изготовленной по лицензии продукции в году t ;

       R_t — предполагаемые выплаты роялти в году t;

     Т — срок действия лицензионного договора;

     — сумма цен лицензии за годы действия лицензионного 

     соглашения;

     K_t — коэффициент дисконтирования, рассчитываемый по формуле

     К = = 1: (1 + а : 100)^t,

     где а  — процент по кредитным операциям, взимаемый ведущим коммерческим банком страны лицензиара (дисконт);

     t — период с даты подписания договора до даты получения лицензиаром роялти в соответствующем году.

     Комбинированная форма выплаты  лицензионного вознаграждения представляет собой сочетание, как правило, первоначальной единовременной выплаты в форме паушального платежа с выплатой оставшейся суммы в форме роялти по установленным в соглашении ставкам и периодичности. При этом первоначальный платеж производится на начальном этапе реализации соглашения при передаче технической документации. Обычно в мировой практике его размер составляет 10—30% расчетной цены лицензии. Комбинированная форма широко распространена в мировой практике, поскольку она позволяет уравнивать интересы лицензиара и лицензиата. При определении расчетной цены в этом случае вначале рассчитывается цена лицензии на базе роялти, потом она пересчитывается в паушальную форму. Затем с учетом выплаты первоначального платежа рассчитывается новая ставка роялти R¹: