Зарубежное патентование

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях дефицита бюджетного финансирования науки ученые и специалисты  промышленности все большее внимание уделяют коммерческой реализации своих  разработок, в том числе за рубежом  с целью поиска инвестиций. При  этом стратегия маркетинга в условиях превышения предложения научного продукта над спросом должна непременно включать обеспечение правовой охраны разработок в соответствующих регионах, т.е. зарубежное патентование изобретений.

Экономическую целесообразность этих мер обычно оценивают путем сравнения  расходной и предположительно доходной частей соответствующей деятельности. Однако попытки применить этот простой  алгоритм к определению целесообразности патентования, прежде всего зарубежного, осложняются неопределенностью  оценки возможного эффекта патентования (в виде защиты продукции собственного производства, в том числе при  ее экспорте, или продажи технологий по лицензии) на том раннем этапе  жизненного цикла объекта техники, на котором происходит подача заявок.

Следует, однако, учитывать, что при  решении вопроса о целесообразности патентования необходимо также иметь  в виду такие трудно выразимые  в денежных единицах факторы (тем  не менее имеющие несомненно коммерческое значение), как престиж разработчика и его известность на рынке современных технологий и продукции. В этом смысле патентование можно сравнить с рекламной деятельностью, связанной только с расходами и не дающей никаких доходов непосредственно, а лишь способствующей (и часто — в гигантской степени) получению или росту доходов в материальной сфере деятельности рекламируемого.

Итоговое решение заявитель  принимает зачастую исходя из посильности  соответствующих расходов, поскольку  в большинстве стран, входящих в  Содружество Независимых Государств (СНГ), заявители в большинстве  случаев не получают государственной  поддержки и самостоятельно несут  издержки, связанные с зарубежным патентованием.

1. СТОИМОСТЬ ЗАРУБЕЖНОГО  ПАТЕНТОВАНИЯ

Суммы расходов на зарубежное патентование складываются в основном из трех составляющих:

— Первой составляющей является оплата официальных пошлин, взимаемых патентным  ведомством соответствующей страны. Часто они состоят из двух наборов: какая-то часть действий заявителя  облагается пошлинами, имеющими статус государственных пошлин и, следовательно, устанавливаемых парламентами или, по их поручению, правительствами, а  другая часть — ведомственными патентными пошлинами (тарифами). Для плательщика  это безразлично: важно, что он обязан платить соответствующие суммы, причем, как правило, перед совершением  процедурных действий.

— Второй составляющей расходов на зарубежное патентование является оплата услуг  зарубежных патентных поверенных (патентных  агентов). Это связано с тем  обстоятельством, что практически  во всех странах, имеющих развитую систему  охраны промышленной собственности, иностранцы обязаны вести дела только через  зарегистрированных в данной стране патентных поверенных. Таким образом, для совершения любых действий в  зарубежном патентном ведомстве  необходимо прежде всего найти компетентного зарубежного патентного поверенного (при патентовании в нескольких странах — нескольких поверенных), заключить с ним соответствующий договор, выдать доверенность и передать ему необходимые документы. С учетом проблем ведения расчетов и получения платежей от российских клиентов зарубежные поверенные в последнее время часто отказываются вести дела без предоплаты своих расходов (включая официальные пошлины патентным ведомствам, оплата которых осуществляется также через патентных поверенных).

— К последней, третьей, составляющей надо отнести оплату услуг (или найма) специалистов внутри России на подготовку материалов заявок в соответствии с  требованиями стран предполагаемого  патентования, их перевод, патентный  поиск, а также оплату почтовых и  телефонных расходов. Соответствующие  расходы составляют от 10 до 30% от суммы  первой и второй составляющих; большей  величине соответствует вариант  использования услуг известных  консалтинговых фирм. Однако в данном случае цель оправдывает средства.

Размеры официальных пошлин публикуются  патентными ведомствами в их бюллетенях; патентные поверенные (и их ассоциации) предпочитают называть стоимость лишь отдельных (чаще рутинных) действий и общие принципы установления других своих тарифов, в числе которых:

— время, необходимое на выполнение работы, и соответствующая квалификация исполнителя;

— необходимость, в конкретных обстоятельствах, отказа поверенного от обслуживания других клиентов (например, при ведении  спорной заявки поверенный на период контракта будет вынужден отказаться от ведения заявок конкурентов клиента  по той же тематике);

— срочность работ, устанавливаемая  клиентом;

— опыт, репутация поверенного (или  бюро поверенных);

— тарифы, применяемые в других областях деятельности к аналогичным  работам (перевод и т.п.).

Общие расходы существенно различаются  в разных странах, зависят от сложности  патентной заявки, варианта патентования, квалификации поверенного, а зачастую также от субъективного отношения  к заявке зарубежного патентного эксперта. Практически невозможно точно  определить эти расходы заранее, и может быть сделана только их вероятностная оценка.

В целом зарубежное патентование является довольно дорогостоящей процедурой. Сугубо приблизительно, для целей  общего планирования, можно принять  стоимость патентования одного изобретения  в одной стране (от подачи заявки до выдачи охранного документа), равной 3,5 тыс. долларов США при значительном числе стран патентования. В то же время в таких регионах, как  Западная Европа, Япония и США, цены патентования могут в два—три  раза превышать названную цифру.

Единственным нормативным документом, дающим возможность оценки общих  расходов на зарубежное патентование, остаются "Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах", утвержденные постановлением Госкомизобретений СССР от 27 июня 1991 г. № 5(11) |1]. Приложение IX к упомянутым рекомендациям содержит сведения о средней стоимости патентования изобретений за границей по состоянию на 01.01.91 г. Эти сведения были получены из анализа реальной стоимости зарубежного патентования по счетам Управления по патентованию Торгово-промышленной палаты СССР, осуществлявшего ранее в обязательном порядке посредничество между советскими патентующими организациями и зарубежными поверенными.

Ввиду последующей децентрализации  работ по зарубежному патентованию, осуществленной в соответствии с  постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1990 г. №300 "Вопросы правовой охраны изобретений, промышленных образцов и товарных знаков за границей" и  в связи с принятым позднее  национальным патентным законодательством  России и других стран СНГ, современных  столь же представительных данных о  стоимости патентования не существует, хотя отдельные данные содержатся в [2].

Разумеется, приведенные в вышеупомянутом приложении данные должны быть скорректированы  на инфляцию в сторону увеличения официальных патентных пошлин. Например, в США так называемая "основная пошлина" при переводе международной  заявки на национальную фазу в ноябре 1990 г. составляла 630 долларов США, в 1995 г. — 960 долларов, а с октября 1996 г. равняется  уже 1040 долларам.

Для регионов, наиболее часто интересующих российских заявителей, данные упомянутого  приложения [1] приведены в табл.1.

ИТОГО [15500]

В столбце "подача заявки" в круглых  скобках приведены необходимые  издержки, пересчитанные в доллары  США для удобства оценки общих  расходов. В квадратных скобках приведены  суммы в долларах США, скорректированные  на произошедшие изменения с 1991 по 1995 г.; ввиду неполноты публикуемых  данных (см. выше) ЗДЕСЬ УЧТЕНЫ НЕ ВСЕ  ИЗМЕНЕНИЯ, хотя они уточнялись при ознакомлении с ответами и счетами патентных поверенных.

Под стоимостью подачи заявки здесь  понимаются расходы непосредственно  перед подачей или сразу же после нее; последующие расходы (показанные в табл.1 как расходы по получению патента) в некоторых странах откладываются по желанию заявителя на достаточно длительный срок (например, в Японии до семи лет с даты подачи международной заявки), в некоторых наступают после определенного действия Патентного ведомства (например, в США — примерно через два года после перевода заявки на национальную фазу), в некоторых требуются немедленные ежегодные выплаты (европатент).

Следует отметить, что приведенные  выше суммы расходов рассчитаны исходя из минимального использования услуг  зарубежных патентных поверенных, что  не всегда оправдано, поскольку иногда оборачивается большими издержками на стадии переписки с экспертизой.

2. СТРАТЕГИЯ ПАТЕНТОВАНИЯ

Стратегия зарубежного патентования изобретений определяется в конечном итоге коммерческими интересами заявителя. Процедура патентования не должна становиться тем "хвостом, который виляет собакой", а должна всегда служить этим интересам.

2.1. Патентование для  защиты экспорта

С оговоркой об опасности общих  рассуждений в коммерческой сфере  можно отметить, что если зарубежное патентование осуществляется с целью  защиты уже подготовленного экспорта, особенно если это относится к  простым и воспроизводимым потребительским  товарам, то всякое промедление в  получении правовой охраны опасно: необходимы национальные патенты в  странах экспорта и странах возможных  конкурентов, и в Целом максимально  быстрая подача национальных заявок.

В связи с этим напомним, что "временная  правовая охрана", предоставляемая  заявителю после публикации его  заявки в странах с отсроченной  экспертизой (см., например, статью 22 Патентного закона России) и предусмотренная  также рядом международных и  региональных соглашений по охране промышленной собственности, не дает ему главного права патентовладельца: права отстранять других от использования изобретения. Лицо, пользующееся временной правовой охраной, может лишь потребовать от пользователя выплаты денежной компенсации, причем это право наступает лишь после (и в случае) выдачи патента.

Временная правовая охрана еще не позволяет воспрепятствовать появлению  на рынке подделки патентуемого продукта, поэтому когда предметом патентования является легко воспроизводимый потребительский товар с коротким жизненным циклом, рынок может оказаться быстро насыщенным продуктами конкурента, который воспользовался отсутствием полноценной патентной охраны. В этом случае даже возможная компенсация после получения патента не восполнит убытков от срыва собственного выхода на рынок или снижения дохода от последующей реализации.

При патентовании для защиты экспорта в целях максимально ускоренного  получения национальных патентов оправданы  дополнительные расходы на оплату нестандартных  действий зарубежных поверенных по необходимой  адаптации заявок к требованиям национального законодательства и к традициям национальной экспертизы.

2.2. Патентование для привлечения  инвестиций или продажи лицензий

Когда речь идет о защите перспективных  разработок, практическое использование  которых только предполагается, всякое удлинение процедуры патентования полезно, поскольку позволяет отодвинуть расходы, связанные с рассмотрением  заявок в национальных и региональных патентных ведомствах. Выигранное время  должно быть использовано для того, что называется активной (или агрессивной) лицензионной политикой — для  поиска лицензиата, инопартнера в совместном производстве, всяческого продвижения разрабатываемой технологии на рынок.

Представляется, что данная ситуация характерна для большинства современных  российских разработок, и, следовательно, патентование должно осуществляться с  максимальным использованием существующих международных соглашений в области  промышленной собственности предусматривающих  правовую охрану "отложенных" заявок.

Определенные особенности имеет  зарубежное патентование российских разработок, создаваемых в рамках совместно  финансируемых работ. В настоящее  время в финансировании российских научно-исследовательских работ, главным  образом конверсионных направлений, участвуют национальные лаборатории  США (за счет средств федерального бюджета  этой страны), Комиссия по экономике  и экологии НАТО, различные программы  Европейского Союза, Международный  научно-технический центр (учредителями являются Россия, США, Япония и Европейское  экономическое сообщество).

Соответствующие соглашения о финансировании обычно предусматривают права и  обязанности сторон по получению  и использованию прав промышленной собственности в зависимости  от их материального и интеллектуального  вклада. В то же время соответствующие  типовые документы оставляют  свободу российской стороне-разработчику в определении форм правовой охраны в СНГ и в третьих странах, а также в определении ряда условий лицензионных соглашений, с  использованием путей, предоставляемых  международными соглашениями.

В литературе неоднократно анализировались  возможности, предоставляемые условиями  таких соглашений (весьма подробный  обзор содержится в [3]). Далее будут  рассмотрены важнейшие из них,

3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ  СОГЛАШЕНИЯМИ

3.1 .Парижская конвенция.  Конвенционный приоритет

Патентный закон России требует, чтобы  российский заявитель сначала подал  заявку в своей стране; лишь через  определенное время (в настоящее  время — три месяца) наступает  право на зарубежное патентование. Благодаря действию Парижской конвенции по охране промышленной собственности [4J — старейшему и наиболее общему международному соглашению в этой области — это положение нисколько не ущемляет интересов заявителя. Участниками Парижской конвенции являются 136 государств, в том числе все страны СНГ.

Парижская конвенция дает возможность  российским заявителям пользоваться в  каждой стране-участнице Конвенции  теми же правами, которыми пользуются граждане этой страны (так называемый принцип национального режима). Однако она не предусматривала (и пока не предусматривает) унификацию патентного законодательства стран-участниц, поэтому  заявка на изобретение должна подаваться в каждую страну в соответствии с  действующим там законодательством.

Вторым "китом", на котором стоит  Парижская конвенция, является принцип  конвенционного приоритета, который  позволяет подать заявку на изобретение  в любой стране-участнице конвенции  до истечения года с даты подачи заявки на это изобретение у себя на родине, не опасаясь, что любые  действия, совершенные в течение  этого года (реклама, коммерческая проработка, предоставление образцов и техдокументации), опорочат новизну или очевидность  заявки.

Встречается неправильное утверждение, что конвенционная заявка (подаваемая за рубеж) и начальная приоритетная заявка должны быть идентичны. Парижская  конвенция не предъявляет такого требования. Она лишь предусматривает  подкрепление формулы изобретения  конвенционной заявки всеми материалами  приоритетной заявки, имевшимися при  подаче. Более того, приоритет может  быть заявлен только для части  пунктов формулы конвенционной  заявки (в этом случае остальные  пункты формулы будут иметь приоритет  по дате подачи в патентное ведомство  соответствующей страны). В целом, пункты формулы конвенционной заявки могут иметь разный приоритет, основанный на нескольких приоритетных заявках, —  важно только, чтобы от даты подачи самой первой такой заявки прошло не более 12 месяцев. Разумеется, во всех случаях конвенционная заявка должна удовлетворять требованию единства изобретения, как оно трактуется в законодательстве соответствующей страны.

3.2. Договор о патентной  кооперации

Парижская конвенция предусматривает  возможность заключения ее участниками  специальных соглашений в области  охраны промышленной собственности. Одним  из таких соглашений является Договор  о патентной кооперации, известный  по английской аббревиатуре как РСТ [5], непрерывно растущее число участников которого на февраль 1997 г. составило 89 стран. РСТ предусматривает, что в каждой стране-участнице заявка на изобретение может быть подана сразу как международная заявка. В этом случае она должна соответствовать определенным требованиям как в отношении оформления, так и в отношении раскрытия существа изобретения, изложения пунктов формулы. В заявлении к международной заявке, подаваемом на специальном бланке, должны быть указаны те государства-члены Договора, в которых заявитель планирует впоследствии испрашивать охрану своего изобретения; дополнение таких указаний позднее не допускается, но с 1 июля 1992 г. появилась возможность делать страховочное (условное) указание всех государств с подтверждением (и оплатой) до истечения 15 месяцев с даты приоритета.

Важно, что подача международной  заявки приравнивается к подаче национальных заявок во всех странах, указанных в  заявлении.

Российские заявители могут  подавать международные заявки на русском  или английском языке во ВНИИГПЭ  Роспатента. При подаче на английском языке у заявителя появляется выбор заказывать международный  поиск по своей заявке либо во ВНИИГПЭ, либо в Европейском патентном  ведомстве (ЕПВ).

При подаче заявки должны быть уплачены специальные пошлины, частично в  рублях, а частично — в долларах США; при заказе поиска в ЕПВ часть  пошлин придется оплачивать в немецких марках.

С апреля 1995 г. действует 75% скидка с  пошлины за поиск, проводимый ЕПВ, предоставляемая  заявителям из "реформирующихся  стран", в число которых попадают российские заявители [6], а с января 1996 г. действует 75% скидка с международных  пошлин (основной пошлины и пошлины  за указание), предоставляемая, среди  прочих, и российским заявителям, но только если заявители — физические лица.

При расчете основной пошлины в  подсчет страниц входят заявление (не считая листа расчета пошлин), описание, формула, реферат и чертежи. Основная пошлина должна быть уплачена не позднее месяца с даты подачи международной заявки. Одновременно оплачиваются пошлины за поиски за пересылку. Пошлина за указание государств должна быть уплачена не позднее одного года с даты приоритета или одного месяца с даты подачи международной заявки, в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Разумеется, подача международной  заявки может быть осуществлена в  рамках Парижской конвенции с  испрашиванием конвенционного приоритета первой национальной заявки на изобретение.

Следует отметить, что все сроки  в РСТ отсчитываются от самой  первой даты приоритета. Например, срок в 16 месяцев для международной  заявки, поданной в последний день конвенционного года, истечет через 4 месяца после подачи, а тот же срок для международной заявки, поданной без испрашивания конвенционного приоритета, истечет через 16 месяцев.

По каждой международной заявке в обязательном порядке проводится международный поиск, в ходе которого должны быть выявлены все ссылки, которые  впоследствии окажутся достаточными для  суждения о патентоспособности заявленного  технического решения. Подробная информация о толковании критериев патентоспособности при проведении поиска и позднее, при проведении международной предварительной  экспертизы, приведена в [7].

По результатам поиска составляется "отчет о международном поиске", направляемый Международному бюро и  заявителю, который, проанализировав  приведенные ссылки, должен самостоятельно оценить патентоспособность своего изобретения и при необходимости  изменить формулу изобретения (направив измененную формулу Международному бюро), а при наиболее неблагоприятных  результатах отчета о поиске —  изъять свою заявку, чтобы не нести  последующих валютных расходов в  национальных патентных ведомствах.

По истечении восемнадцати месяцев  с даты приоритета каждая международная заявка (если она не изъята заявителем) публикуется Международным бюро вместе с отчетом о международном поиске и с изменениями формулы изобретения (если такие изменения были сделаны заявителем).

Копии всех опубликованных международных  заявок Международное бюро рассылает  национальным патентным ведомствам стран-участниц РСТ, которые комплектуют  ими патентные фонды своих  библиотек.

Другие патентные ведомства  и заинтересованные организации  могут приобретать эти копии  за плату. Кроме того, каждое патентное  ведомство страны, указанной в  международной заявке, получает дополнительную копию такой заявки для ведения  по ней последующего делопроизводства. Одновременно с публикацией самой  заявки сведения о заявке и ее реферат  на английском и французском языках будут помещены в официальном  Бюллетене РСТ.

Эти публикации привлекают значительное внимание деловых кругов, облегчая тем самым маркетинг и коммерческую реализацию изобретения.

До истечения 19 месяцев с даты приоритета международной заявки заявитель может подать требование на проведение международной предварительной экспертизы (так называемая вторая фаза РСТ), результатом которой будет экспертное заключение о новизне, неочевидности и промышленной применимости каждого пункта формулы изобретения. Предварительной эта экспертиза называется потому, что ее результаты используют при последующей национальной экспертизе в странах патентования как подспорье, однако они не носят обязывающего характера.

Международная предварительная экспертиза является необязательным элементом  процедуры РСТ — во-первых, в  том смысле, что конкретное государство  при ратификации или присоединении  к Договору вправе отказаться от признания  положений второй главы, регламентирующей международную предварительную  экспертизу в целом. В настоящее  время такая оговорка о непризнании  международной предварительной  экспертизы действует только в отношении  Испании (хотя имеются сведения, что  Испания в ближайшее время  ее снимет).

Во-вторых, международная предварительная  экспертиза является необязательным элементом  процедуры РСТ еще и в том  смысле, что каждый заявитель из страны, не сделавшей подобной оговорки, т.е. принявшей Договор в целом, может по своему желанию испрашивать  или не испрашивать проведение международной  предварительной экспертизы по своей  международной заявке.

Требование на проведение международной  предварительной экспертизы подается на специальном бланке непосредственно  в орган международной предварительной  экспертизы: для российского заявителя  это может быть ЕПВ, если заявка подавалась на английском языке и поиск проводился там же, или же во всех случаях можно обращаться во ВНИИГПЭ.

К установленным ВОИС и ЕПВ пошлинам применимы упомянутые выше скидки

Заключение международной предварительной  экспертизы направляется в Международное  бюро и заявителю. Это заключение не публикуется, копии его пересылаются только выбранным ведомствам.

Очевидно, что международная предварительная  экспертиза создает определенные дополнительные преимущества как для заявителей, которым облегчается оценка патентоспособности их изобретений, так и для национальных патентных ведомств, решения которых  могут в значительной мере основываться на заключении международной предварительной  экспертизы.

Следует, однако, иметь в виду, что  РСТ не предусматривает никакого международного патента. Процедура  РСТ является, по существу, лишь промежуточной  стадией перед ведением дел в  национальных патентных ведомствах. Иными словами, РСТ представляет собой не замену национальной процедуры  рассмотрения заявок и выдачи патентов, а надстройку над ней. Поэтому после того, как все действия, предусмотренные РСТ, будут выполнены, т.е. заявитель получит отчет о международном поиске (а в случае использования второй главы Договора — также и заключение международной предварительной экспертизы), а международная заявка вместе с отчетом о международном поиске будет опубликована, заявитель должен, как и при обычном патентовании, назначить для ведения своих дел патентных поверенных, представить переводы заявки на языки национального делопроизводства и уплатить национальные пошлины во всех указанных или выбранных государствах.

Главным преимуществом Договора о  патентной кооперации, в сравнении  с традиционным патентованием, является отсрочка перечисленных выше действий (которые в РСТ называются переводом  международной заявки в национальную фазу рассмотрения)

Такая отсрочка часто оказывается  коммерчески оправданной, обеспечивая  к тому же отсрочку значительных валютных расходов, требуемых процедурой в  национальных ведомствах. Реальный денежный выигрыш в большей мере заключается  в этой отсрочке, чем в прямых снижениях национальных пошлин: возможность  заплатить Зх10(стран)=30 тысяч долларов на 8 либо 18 (принятие второй главы) месяцев  позже при 6—8% годовых уже окупает  дополнительные затраты на международную  фазу РСТ.

Перевод международной заявки в  национальную фазу в ведомствах указанных  стран должен быть сделан до истечения 20 месяцев с даты приоритета, а в выбранных странах — до истечения 30 месяцев. Если по какой-то международной заявке часть указанных государств так и остается только указанными государствами, а другая часть, где оформлялось проведение международной предварительной экспертизы, становятся и выбранными государствами, то в страны первой группы переводы, акты о назначении поверенных и национальные пошлины должны быть направлены до истечения 20 месяцев, в то время как эти же действия в другой группе государств могут быть выполнены на 10 месяцев позже.

Отдельные страны (в том числе  Европейского Союза и СНГ) предоставляют  дополнительный льготный срок для перевода международной заявки в национальную фазу — либо для совершения всех необходимых действий, либо для совершения некоторых из них. Однако, чтобы не ставить под угрозу судьбу своей заявки, ориентироваться следует все-таки на основные сроки.

Методическим ориентиром в освоении процедуры РСТ является выпущенное ВОИС "Руководство для заявителей РСТ" (8]. Полный текст этого Руководства (на английском и французском языках) имеется в ВПТБ. Недавно вышел из печати русский перевод основной части этого Руководства с некоторыми сокращениями и дополнениями [9J. Освоению первых шагов в использовании РСТ может способствовать также пособие [10]. Сведения о возможных ближайших шагах по модернизации системы РСТ приведены в [11].

Следует подчеркнуть, что РСТ не только не предполагает никакого общего охранного документа, но и не устанавливает  единых критериев патентоспособности, поэтому каждое национальное патентное  ведомство имеет право предъявлять  на национальной фазе свои собственные  критерии. Более высокую ступень  патентной интеграции, по сравнению  с РСТ представляют собой региональные патентные системы.