Лицензионный договор о передаче ноу-хау

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская таможенная академия»

RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал

Российской таможенной академии

Кафедра международных экономических отношений

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Контракты в международной торговле»

на тему «Лицензионный договор о передаче ноу-хау»

Выполнил: E.А.Никифорова,

студент 4-го курса очной формы обучения экономического факультета, группа 441 

Научный руководитель: 
М.М. Колесникова,

к. ю. н., доцент

Санкт-Петербург

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА О ПЕРЕДЧЕ НОУ-ХАУ 5

1.1. Понятие договора о передаче прав ноу-хау в российской и зарубежной практике 5

1.2.Особенности предмета договора о передаче ноу-хау. 12

1.3. Исполнение договорных обязательств по лицензионному договор о передаче ноу-хау 16

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 20

2.1.Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау 20

2.2.Обзор судебной практики по нарушениям, связанным с использованием лицензионного договора о передаче ноу-хау, на примере Apple Inc. 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что возможно секрет производства применяется со времен римского права или, по некоторым источникам, средневековых мореходов, щедро населявших свои воспоминания и географические карты разнообразными морскими чудовищами, надежно охранявшими удобные пути к островам с пряностями или иными сокровищами, он до сих пор лишен единого понимания и унифицированного правового регулирования.

В отношении секретов производства применяются самые разнообразные термины: производственный/технический/коммерческий секрет, конфиденциальная/закрытая информация, коммерческая/служебная тайна, ноу-хау и некоторые другие (далее будем использовать эти термины в качестве синонимов, если особо не указано иное). Нет согласованного понимания их правовой роли и содержания. Нет даже ясности относительно того, являются ли секреты производства объектом интеллектуальной собственности. Поэтому на уровне отдельных стран реализованы те или иные, подчас существенно различающиеся, подходы. Взять, к примеру,  российское право, которое в последние годы то расширяло регулирование рассматриваемых объектов в качестве коммерческой (служебной) тайны, то переключилось на секреты производства (ноу-хау), низведя коммерческую тайну до уровня простого режима использования информации.

Тема моей работы является актуальной, поскольку в век высоких технологий и революционных изобретений появляется острая необходимость в регулировании процесса передачи права на использование ноу-хау и, соответственное, в детальном изучении договора о передачи ноу-хау

  Целью написания курсовой работы является выявление специфических черт лицензионного договора о передаче ноу-хау и рассмотрение судебной практики по нарушениям, связанным с использованием лицензионного договора о передаче ноу-хау.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.выявление сущности договора о передаче прав ноу-хау

2.рассмотрение признаков предмета договора о передаче ноу-хау

3.изучение договорных обязательств в рамках  договора о передаче ноу-хау

4. анализ правовых аспектов заключения договора о передаче ноу-хау

5.рассмотрение примера использования лицензионного договора о передаче ноу-хау с иностранными партнерами

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА О ПЕРЕДЧЕ НОУ-ХАУ 

1.1. Понятие договора о передаче прав ноу-хау в российской и зарубежной практике

Существуют  два вида договоров, которые опосредуют передачу секрета производства (ноу-хау):

1)договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, по которому в полном объеме  исключительное право на секрет производства передается правообладателем приобретателю. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

2)лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, по которому исключительное право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах предоставляется лицензиаром лицензиату на определенный срок или без указания срока  его действия. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

«Исключительное право - совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации»¹.

Исключительное право на секрет производства функционирует до момента, пока не утрачены сведения, которые и является его содержанием. После того, как конфиденциальность этих сведений нарушена, исключительное право на секрет производства прекращается одновременно у всех  правообладателей.

Кроме того, лицо, которое стало обладателем сведений о секрете производства, независимо от других обладателей, так же приобретает исключительное право на этот секрет производства.

По юридической природе договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства являются двусторонними.

Субъектами, имеющими право на обладание коммерческой тайной, являются юридические лица, которые вправе заниматься предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие). Правом на коммерческую тайну обладают индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые не являются предпринимателями, но имеют на праве собственности имущество, правомерно используемое для осуществления предпринимательской деятельности

Субъектный состав участников договора законом не ограничен. Обладателем информации может быть любой субъект права, тогда как его контрагентами обычно выступают физические либо юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность.

Договора могут быть как реальными, так и консенсуальными.

«Консенсуальный контракт (contractae consensu) - договор, который считался заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения (nudus consensus)»². Передача вещи рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта.

Реальный контракт (contractae re) - договор, который вступал в силу не с момента соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи.

Поскольку законодательство не устанавливает специальных требований в отношении этих договоров, предполагается, что оба договора могут быть как возмездными, так и безвозмездными.

Возмездным признается договор, в соответствии с условиями которого сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора. В свою очередь, безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает на себя обязательство предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Существенным условием обоих договоров является соглашение о предмете договора.

В силу особенностей информации, составляющей содержание секрета производства, правообладатель должен передать своему контрагенту не только право на использование секрета производства, но также сам секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы использования.

Здесь передаются неизвестные ранее "покупателю" знания и опыт, информация, воплощенная в технической и иной документации, а также в образцах техники, подробно раскрывающих существо секрета производства.

Следовательно, стороны должны договориться о материальной форме и способе передачи информации, в том числе на бумажных и (или) электронных носителях.

Кроме того, в договор могут включаться условия о контроле за использованием секрета производства, обеспечением надлежащего качества производимых с его помощью товаров (работ, услуг), последствия усовершенствования секрета производства, порядок уплаты налогов и др. Обязанность строгого соблюдения конфиденциальности передаваемых сведений прямо предусмотрена законом.

«При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ)»³.

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).

Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ).

Думается, что о случаях предоставления такой информации по запросам компетентных органов государственной власти (местного самоуправления) приобретатель такой информации (лицензиат) обязан сообщать об этом правообладателю информации (лицензиару).

В договоре о передаче коммерческой тайны целесообразно определять следующие правила охраны конфиденциальности информации: 
1) условия охраны;

2) условие о самостоятельном определении контрагентом способов защиты информации; 
3) условие о немедленном уведомлении правообладателя о фактах разглашения или угрозе разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании информации; 
4) об обязанности не разглашать коммерческую тайну или прекращать режим ее конфиденциальности

Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) стороны сами решают вопрос о возмездности договора, об объеме и условиях использования информации, о сроке действия договора и других условиях.

Договор может регулировать право обладателя самому использовать эту информацию и передавать ее другим контрагентам, о территории, на которой ее можно использовать.

Не исключена ситуация, когда по взаимной договоренности ни правообладатель (лицензиар), ни приобретатель (лицензиат) не вправе без предварительного согласия друг друга передавать права на секрет производства третьим лицам.

«Разграничивая такие соглашения, по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами говорят о передаче секрета производства на исключительной или неисключительной основе, а также о лицензиях и сублицензиях»⁴

Как правило, в зависимости от этого устанавливается цена секрета производства, т.е. форма и размер уплачиваемого покупателем вознаграждения. Кроме того, на размер вознаграждения влияет характер передаваемых исключительных прав, объем использования секрета производства, экономический эффект от ее использования. 
Строго говоря, размер вознаграждения не признается существенным условием договора, и при отсутствии его в договоре следует руководствоваться нормами ст. 424 ГК РФ. На наш взгляд, в силу особенностей информации, ценность которой для разных субъектов может различаться достаточно резко, партнерам целесообразно согласовать данное условие в договоре.

Как гласит п. 2 ст. 1469 ГК РФ, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.

Когда в лицензионном договоре не указан срок, на который он заключен, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если более длительный срок не предусмотрен договором (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

«Чаще всего договоры заключаются в простой письменной форме с приложением необходимых документов, определяющих содержание секрета производства. Требование специальной регистрации рассматриваемых договоров законом не установлено»⁵.

Заключению договора обычно предшествуют предварительные переговоры, сопровождающиеся демонстрацией применения секрета производства, получением независимых экспертных заключений, подтверждающих эффективность такого применения, а также иных достоверных сведений, необходимых приобретателю для понимания существа секрета производства и согласования взаимовыгодных условий сделки (предпродажное раскрытие информации).

Таким образом, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства - договор, по которому исключительное право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах предоставляется лицензиаром лицензиату на определенный срок или без указания срока  его действия. Притом, прежний правообладатель, несмотря на то, что он передел исключительное право на секрет производства, обязан по-прежнему сохранять конфиденциальность секрета производства.

1.2.Особенности предмета договора о передаче ноу-хау.

По современному российскому законодательству секретом производства (ноу-хау) являются  сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к которым так же относятся  сведения о результатах  научно-исследовательской деятельности, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

«Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду»⁶

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные и технические меры по охране конфиденциальности, принимаемые её обладателем информации.

Однако под режим коммерческой тайны не могут быть помещены сведения, упомянутые в ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», а именно:

1) записи в учредительных документах о внесении юридических и физических лиц в соответствующие государственные реестры;

2)документы, удостоверяющие право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) сведения о составе имущества  предприятия или любого другого государственного или негосударственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) справка о степени загрязнении предприятием окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, прохождении санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля и других факторах, которые в случаях не соблюдения допустимых правил, могут негативно воздействовать на функционирование производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) сведения о численности и составе работников, о наличии свободных вакансий, о системе вознаграждения  труда, о задолженности по выплате зарплаты и других социальных выплат (если таковая имеется), об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации

6) информация о  нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за правонарушения или преступления;

7)объявления условий конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

8)сведения о размерах и структуре доходов и расходов коммерческих и некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества;

9) перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

Специфика этих договоров обусловлена их предметом. Предметом договоров являются сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

Секрет производства самостоятельно определяется обладателем информации, именно он выбирает в отношении какой информация, относящаяся к его предпринимательской деятельности, необходимо установить режим коммерческой тайны.

«Предметом договора о передаче ноу-хау могут быть научные произведения; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научные открытия; промышленные образцы научных изобретений»⁷

Чтобы информация могла считаться секретом производства, она должна обладать следующими признаками:

1) действительная или потенциальная коммерческая ценность, т.е. информация ценна, поскольку не является общедоступной.

2) к сведениям, относящимся к секрету производства, имеют доступ лишь отдельные лица  (аудиторы, сотрудники налоговых и антимонопольных органов, контрагенты по договорам коммерческой концессии и т. п.), которые обязаны сохранять условие конфиденциальности. Все остальные лиц на законном основании доступа к секрету производства не имеют.

3) в отношении информации правообладателем введен режим коммерческой тайны.

Другой специфической чертой секрета производства является неограниченность срока его охраны, т.е. секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность на информацию, которая является его содержанием, а также в отношении которой имеются предусмотренные законом условия охраны.

Таким образом, предметом договора о передачи ноу-хау является секрет производства (ноу-хау), который представляет собой сведения производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к которым так же относятся  сведения о результатах  научно-исследовательской деятельности, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые обладают какой-либо коммерческой ценностью  в силу отсутствия свободного доступа к ним на законном основании со стороны третьих лиц и в отношении  которых введен режим коммерческой тайны.

Особенностью предмета договора о передаче секрета производства является то, что он самостоятельно определяется обладателем информации, именно он выбирает в отношении какой информация, относящаяся к его предпринимательской деятельности, необходимо установить режим коммерческой тайны.

Другой специфической чертой секрета производства является неограниченность срока его охраны, т.е. секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность на информацию, которая является его содержанием, а также в отношении которой имеются предусмотренные законом условия охраны.

1.3. Исполнение договорных обязательств по лицензионному договор о передаче ноу-хау

Передача секрета производства осуществляется путем вручения его описания по акту, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.

Правообладатель (лицензиар) обязан максимально раскрыть содержание секрета производства, чтобы обеспечить реализацию всех его преимуществ. Описание секрета производства должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона, и которые необходимы для его использования покупателем. Нередко правообладатель (лицензиар) обязуется без дополнительной оплаты оказывать приобретателю (лицензиату) помощь в уяснении содержания и способов использования секрета производства путем предоставления консультаций.

Обязанностью приобретателя (лицензиата) является обеспечения качества товаров (работ, услуг), производимых с использованием секрета производства, не ниже качества, установленного для изделий, изготавливаемых с его использованием правообладателем (лицензиаром).

В течение срока действия договора стороны обычно информируют друг друга об усовершенствованиях секрета производства, могут передавать их друг другу за отдельное вознаграждение и на условиях конфиденциальности.

Для контроля за правильностью уплаты роялти по соглашению сторон приобретатель (лицензиат) может быть обязан периодически направлять правообладателю (лицензиару) выписки из бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на производимые им товары (работы, услуги), включая филиалы, дочерние и зависимые компании.

Приобретатель (лицензиат) вправе использовать секрет производства в своих интересах любыми способами.

Однако никто из участников соглашения не может нарушить требование обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, кроме случаев, установленных законом.

Как подчеркивается в литературе, в течение срока действия договора, равно как после его окончания или досрочного расторжения приобретатель (лицензиат) обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности ноу-хау, не передавать его третьим лицам или передавать с условием соблюдения конфиденциальности любые материалы или их копии, полученные от обладателя.

Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств определяется их соглашением, специальными правилами закона, а также общими нормами обязательственного (договорного) права.

Как правило, в договорах устанавливается, что в случае неидентичности содержания переданного секрета производства той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован приобретателю (лицензиату) и подтвержден двусторонним актом и (или) экспертным заключением, приобретатель (лицензиат) может потребовать возврата полученного вознаграждения, уплаты договорной неустойки и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой (ст. 15, 394 ГК РФ).

Ответственность продавца за просрочку передачи информации, составляющей секрет производства, в соответствии с договором может быть установлена в форме неустойки (пени), исчисляемой в размере определенного процента от суммы паушального вознаграждения, а при просрочке свыше какого-то срока - также в виде возмещения убытков.

«При этом правообладатель (лицензиар) обязан вернуть приобретателю (лицензиату) вознаграждение и уплатить проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ»⁸.

За неосновательный отказ от принятия по акту документов, содержащих секрет производства по акту (ст. 406 ГК РФ) на приобретателя (лицензиата) в соответствии с договором может быть возложена ответственность в форме штрафа в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения.

За просрочку уплаты паушального вознаграждения либо роялти в договорах обычно устанавливается неустойка (пени) в размере некоторого процента от суммы платежа за каждый день просрочки.

Договором может быть предусмотрено, что просрочка уплаты вознаграждения в течение определенного периода влечет досрочное расторжение договора и полное возмещение правообладателю (лицензиару) причиненных убытков, включая упущенную выгоду и даже без зачета неустойки.

Таким образом, неустойка за нарушение договорных обязательств может иметь как зачетный, так и штрафной характер (ст. 394 ГК РФ).

Досрочное изменение и расторжение договора возможно, когда приобретатель (лицензиат) не использует либо недостаточно использует приобретенный секрет производства. В этом случае правообладатель (лицензиар) вправе в судебном порядке потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если только отсутствие использования секрета производства не было вызвано уважительными причинами (ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Обычно по окончании срока действия или после досрочного расторжения договора приобретатель (лицензиат) обязуется вернуть правообладателю (лицензиару) все полученные от него документы, а также их копии.

Согласно п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

«От указанной ответственности освобождается лицо, которое использовало секрет производства, но при этом не знало и не должно было знать, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке (п. 2 ст. 1472 ГК РФ). Данная норма полностью соответствует природе сведений, составляющих секрет производства»⁹.

Бремя доказывания недобросовестности контрагента или иного нарушителя исключительного права на секрет производства возлагается на истца.

Таким образом, в международной практике наиболее распространенными являются договоры о передаче простой, исключительной и полной лицензии. Обычно в практике российских организаций лицензии передаются на условиях простой, исключительной или открытой лицензии. В соответствии с договором о передаче простой лицензии лицензиар обязуется предоставить право на использование объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, лицензиату, который, в свою очередь, принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные таким соглашением. При этом продавец лицензии сохраняет за собой все права, вытекающие из патента, в том числе на предоставление лицензий третьим лицам. 

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

2.1.Правовое регулирование заключения договора о передаче ноу-хау

Для подготовки и заключения договора о передачи ноу-хау лицензиару и лицензиату необходимо провести несколько этапов: переговоры, определение финансовых условий, исчисление налога. И на каждом этапе возможно возникновение специфических проблем, которые обусловлены объектом гражданско-правовых отношений.

Как было указано выше, объектом или предметом договора о передаче ноу-хау может быть только сама информация, не уступка прав на использование секрета производства. Информация обычно представлена в форме формул, опытных образцов, технических описаний или методик, которые описаны в документах.