Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности. Роялти

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение ……………………………………………………………… стр. 3

1. Патентная стратегия фирмы …………………………………..…стр. 4
1. Нарушение патентных прав ………………………………… стр. 7
2. Предотвращение нарушения патентных прав ………..….. стр. 11

 

2. Вознаграждение за использование интеллектуальной

  собственности. Роялти. ……………………………………….. стр. 14

1. роялти ………………………………………………….…… стр. 14
2. пример расчета роялти ……………………………….…… стр. 23

 

Заключение  ………….………………………………………….….. стр. 25

Список использованной литературы ……………………..….…. Стр. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

До начала девяностых годов патентование практически  не было связано с этим понятием. Авторские свидетельства на изобретения получали с целью

получения вознаграждения (наиболее часто только поощрительного и за содействие), повышение престижа и т.д. Замена авторского свидетельства патентом - это не только изменение термина, обозначающего охранный документ. Изменился принцип охраны. Главная цель патента – это защита экономических интересов. Патентное законодательство предоставляет патентообладателю ограниченное по времени исключительное право на использование его изобретения, запрещая любым другим лицам изготовление и распространение данного объекта. Патент  -  это документ, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на их использование. Патентообладатель сам решает судьбу изобретения, выбирая тот или иной способ его использования.

Взаимоотношения между участниками инновационной  деятельности в процессе создания и  защиты интеллектуальной собственности  всё более и более обостряются. Как заставить потребителей покупать свой товар? Есть выработанные годами конкурентной борьбы в условиях рынка  общие правила, и немаловажную роль в этой борьбе играет правильная патентная  политика фирмы.

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ.

 

Формирование  патентной политики фирмы -  процесс достаточно сложный и во многом определяющий ее будущее. Основу его составляет комплекс мероприятий, направленных на юридическое закрепление объектов интеллектуальной собственности.

Прежде чем приступать к разработке или внедрению какой-либо новинки, необходимо выявить все известные аналоги, определить тенденции развития в данной области техники, удостовериться, не подпадает ли разрабатываемый объект под действие исключительных прав третьих лиц. Кроме того, фирма-производитель непременно должна принять меры по правовой защите своей продукции, закрепить за собой права на созданный объект интеллектуальной собственности.

В последние  годы предприниматели стали уделять  значительно больше внимания вопросам патентования и контроля над своими правами. Патентную стратегию можно рассматривать как составную часть общей стратегии предприятия, направленной на завоевание рынка и вытеснение конкурентов. Одно из средств конкурентной борьбы  -  это использование исключительных прав на изобретения. Существуют следующие виды патентной стратегии:

 

Стратегия доминирующего  патента.

 

Основывается  на его наступательной функции, обусловленной  широкой сферой правовой охраны, которую  предоставляет такой патент. Испрашивая более широкую патентную охрану для заявляемого нового объекта  техники, можно эффективно использовать исключительное право на него в качестве наступательного оружия в борьбе с конкурентами за расширение своего сектора рынка. Стратегическое использование  доминирующего патента позволяет  контролировать определенный сектор рынка  и, заключая лицензионные соглашения, получать прибыль за счет возможностей лицензиата.

Однако  пользоваться данной стратегией следует  очень осторожно, так как в  результате непродуманных и неграмотных  действий можно лишиться всего: ведь конкуренты постараются принять  меры против такого патента.

 

Ограждающая стратегия.

 

Является  наиболее важной составляющей патентной  стратегии, получившей название “блок  патентов” (либо “зонтик из патентов”). Фирма в той или иной области  техники создает группу близких  патентов с тем, чтобы обеспечить дополнительную охрану своего основного (главного) изобретения на случай появления  обходных патентов, а также получить возможность применения изобретения  в различных областях. Таким образом, эта стратегия может рассматриваться  как профилактическая мера, помогающая избежать столкновения патентных прав. Если владельцем доминирующего патента  является конкурент, созданная сеть патентов может лишить его свободы  маневрирования. До практической реализации таких патентов дело обычно не доходит, и они поддерживаются только ради надежности и возможности использования  в качестве “оружия” в так называемых “патентных войнах”.

Для усиления данной позиции можно также прибегнуть к приобретению соответствующих  патентов, т. е. к стратегии закупки  патентов.

 

Стратегия закупки  патентов.

 

Если  конкурент заявляет о нарушении  патентных прав, то создание солидного  портфеля патентов способствует устранению возможных коллизий путем заключения взаимных (“перекрестных”) лицензионных соглашений. Такой путь может обеспечить доступ к чужой технологии, чего не удалось бы добиться никаким другим способом. Специалисты в этом случае говорят: “Платой за покупку технологии служат не деньги, а равноценная технология”.

 

Стратегия, направленная на улучшение репутации  фирмы.

 

Такая стратегия  патентования может стимулировать  положительную оценку технического потенциала предприятия со стороны  общественности. При этом не столь  важно, как на самом деле используются патенты и используются ли они  вообще, ибо сам факт владения ими  уже является критерием положительного отношения к проводимым предприятием разработкам и символом его технического превосходства. Такое превосходство  может сослужить верную службу в  конкурентной борьбе за получение заказов, а также при оценке кредитоспособности.

 

Стратегия лицензирования изобретений, защищенных патентами.

 

Направлена на получение финансовой выгоды от продажи лицензий на использование изобретения. В ее основе лежит материальная функция патента. Благодаря активной лицензионной политике патенты могут стать для предприятия источником значительных финансовых поступлений и тем самым способствовать укреплению его позиций в конкурентной борьбе. Подобная стратегия может быть очень выгодна для небольших предприятий, мощности которых не всегда позволяют самостоятельно внедрить изобретение в производство.

 

Стратегия, предусматривающая сочетание патента  и товарного знака.

 

Имеет целью  усиление репутации предприятия, так  как лицензиат обязан маркировать  свою продукцию товарным знаком лицензиара.

 

        1.1 Нарушение патентных прав.

 

Итак, патент есть, Права вроде бы защищены. Но надежно ли? Не всегда. Следует понимать, что патент сам по себе  -  это еще не гарантия успеха в бизнесе. Это всего лишь шанс на успех, который может реализоваться только в условиях рынка, условиях конкурентной борьбы с альтернативными техническими решениями. Как же поступает «нарушитель»? Он может воспользоваться двумя возможностями, предоставляемыми ему патентным законом. Во-первых, он может воспользоваться правом преждепользования  (ст.  1361 ГК РФ). Во-вторых, он может попытаться аннулировать патент на основании несоответствия запатентованного решения критерию «новизна» (ст.ст. 1150-1153 ГК РФ). Открытое применение вообще порочит новизну изобретения, а открытое применение на территории РФ порочит новизну полезной модели.

Правда, следует иметь в виду, что доказать факт открытого применения, если не было публикаций с подтвержденной датой, довольно сложно. Но все больше появляется аннулированных по этим основаниям патентов. В результате патентообладатель не может воспользоваться своим правом на созданное им новшество.

 

Использование недочетов формулы.

 

На существующем сегодня достаточно низком уровне патентной  грамотности изобретателей, руководителей  и патентных служб некоторых  предприятий обход запатентованного решения очень часто возможен, особенно если заявитель экономит на оплате услуг квалифицированного патентного поверенного.

В результате в формулу изобретения включаются лишние признаки, излишне конкретизируется форма выполнения и т.д. А значит можно, отказавшись от использования  одного или нескольких  признаков  формулы, что не привело к ухудшению объекта, спокойно продолжать использование, поскольку в этом случае нарушения исключительных прав патентообладателя не происходит.

 

Доработка конструкции, процесса.

 

Это традиционный способ обхода патента. Специалисты  изучают существующий патент, рассматривают  возможные изменения, усовершенствования и патентуют новую разработку. Главное нужно так вносить  изменения, чтобы исключить использование  хотя бы одного признака из независимого пункта формулы мешающего патента. В противном случае на усовершенствования патент будет выдан, но это не решит  проблемы, поскольку даже при наличии  нового  патента, нарушение прав на мешающий патент сохраниться.

 

Аннулирование мешающего патента.

 

Это чаще всего возможно в случае «запоздалого»  патентования (имеется информация об открытом применении, есть публикации, есть рекламные проспекты и т.д.). Однако и в других случаях целесообразно попытаться найти источники информации, в которых раскрыта сущность запатентованного технического решения, и которые не видела экспертиза.

Следует иметь  в виду, что если эта сущность была раскрыта самим автором (патентообладателем), то у него есть шестимесячная льгота по новизне. Особенно целесообразен такой поиск, если к Вам предъявляют претензии в связи с нарушением прав на патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

 

 

Получение патента  на разработку конкурента.

 

Это возможно не только в случае, когда основной создатель новшества замешкался с патентованием, но и в случае утечки информации. Аннулировать такой  патент достаточно сложно, особенно если патентование было оперативным.

Можно попытаться доказать нарушение авторских прав на дизайн (если он оригинален), на паспорт, инструкции и др. материалы, выдаваемые покупателю (если они скопированы).

 

         Традиционная схема.

 

 Изобретатель, решая какие-то свои задачи, создает  охраноспособное техническое решение (любопытный дилетант, научный сотрудник, не связанный с производством, изобретатель, создавший новшество «не по профилю» своего предприятия и др.). Патентует созданное техническое решение (на свое имя или на имя фирмы). Затем он рекламирует свою разработку (статьи в отраслевых журналах, обращение к фирмам-производителям, которые могут заинтересоваться использованием запатентованного решения и др.). В результате возможно заключение лицензионного договора (договора уступки прав) с законопослушными производителями или предъявление судебных исков к производителям, незаконно использующим запатентованное решение. И, как следствие, получение какой-то прибыли, компенсирующей, по крайней мере, его затраты на разработку.

 

        Схема патентования «колеса».

 

В последнее  время эта схема нашла широкое  применение на просторах нашей родины. Суть проста. Выбирается какое-то чужое  интересное решение, которое уже  используется или стало известно другим путем. Получается патент на изобретение или на полезную модель. А дальше серия судебных исков. Лучше к маленьким производителям из глубинки. Некоторые из пострадавших смогут воспользоваться правом преждепользования, кто-то попробует аннулировать патент (что довольно сложно), но часть производителей просто откупится – пойдет на заключение лицензионного договора. А лжеизобретателю ничего другого и не нужно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.2 Предотвращение нарушения патентных прав

 

Избежать  нарушения патентных прав предприятию поможет правильно сформированная патентная политика, направленная на достижение устойчивого положения фирмы на товарном рынке за счет обеспечения комплексной защиты ее интересов в сфере интеллектуальной собственности и получения дополнительных доходов от владения, пользования и распоряжения этой собственностью.  К сожалению, российские бизнесмены еще слабо представляют себе те выгоды, которые может принести вовлечение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

 Так,  постановка на баланс объектов  интеллектуальной собственности  в качестве нематериальных активов  с последующей их амортизацией  позволит предприятию существенно  пополнить свой амортизационный  фонд, средства которого могут  быть направлены, например, на покрытие  инвестиционных расходов.

 Предприятие  также может получить дополнительные  доходы за передачу прав на  использование своей интеллектуальной  собственности третьим лицам  в рамках лицензионных соглашений. Это позволит законным образом  не переплачивать налоги на  прибыль и на добавленную стоимость  и при этом выплачивать вознаграждение, минуя фонд оплаты труда. 

 Возможно  внесение интеллектуальной собственности  в качестве взноса в уставный  фонд предприятия, что позволит  сформировать его без привлечения  значительных денежных средств.  Кроме того, законодательство допускает  использование объектов интеллектуальной  собственности в качестве предметов  залога наравне с иным имуществом  предприятия при получении банковских  кредитов.

Формирование  патентной политики фирмы - сложный  и во многом определяющий ее будущее  процесс. Основу его составляет комплекс мероприятий, направленных, во-первых, на юридическое закрепление за фирмой прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к создаваемой продукции, и, во-вторых, на обеспечение получения доходов от их использования.

Какие же действия должны последовать за решением фирмы серьезно заняться коммерциализацией  своей интеллектуальной собственности? Прежде всего, учитывая направления  деятельности, цели и организационную  структуру предприятия (научная, научно-внедренческая  фирма, промышленное предприятие, концерн, в состав которого входят предприятия-разработчики и пользователи, и т.д.), следует  определить стратегию и тактику  в данной области.

 Так,  к примеру, для промышленного  предприятия защита производимой  продукции патентами существенно  облегчит борьбу с конкурентами. Если продукция реализуется в  основном на внутреннем рынке,  фирма может ограничиться получением  патентов только на территории  Российской Федерации. Если предприятие  активно выходит на внешний  рынок, то необходимо осуществить  зарубежное патентование. При этом  немаловажным фактором окажется  и то, что таким образом фирма  заявит о себе на данном  рынке. 

 Для  научной организации-разработчика  предпочтителен смешанный режим  правовой защиты, при котором  часть разработок целесообразно  сохранять в виде ноу-хау или  коммерческой тайны. 

Следует особо отметить, что обеспечение  режима конфиденциальности в отношении  данных, составляющих коммерческую тайну, будь то сведения технического, экономического или организационного характера, является обязательным для каждого предприятия  или организации.

 Итак, сначала необходимо определить, что и где надо патентовать,  а что сохранить в тайне.  При этом стоит подумать о  возможной защите товарных знаков  и промышленных образцов, относящихся  к выпускаемой продукции. Практика  показывает, что логотип фирмы,  а также ее оригинальное наименование  тоже нуждаются в соответствующей  правовой защите.

 Определив  направления, в которых нужно  действовать, предприятию надо  разобраться с имеющейся в  его распоряжении интеллектуальной  собственностью. Для этого следует  провести полную инвентаризацию  нематериальных активов с последующим  их оформлением в качестве  имущества предприятия. 

Следующим важным этапом станет разработка порядка  правовой защиты объектов, определяющего  последовательность действий со стороны  администрации и работников предприятия  при получении охранных документов на созданные объекты интеллектуальной собственности, а также обеспечения  режима конфиденциальности в отношении  информации, составляющей коммерческую тайну.

Завершить работу следует принятием внутреннего  нормативного документа наподобие  Положения по обеспечению прав предприятия  в сфере интеллектуальной собственности. В нем должны найти отражение  все действия, так или иначе  связанные с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности  на данном предприятии. Специфика деятельности каждого предприятия накладывает на этот процесс свои особенности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. РОЯЛТИ.

 

В мировой  практике вознаграждение за использование  интеллектуальной собственности осуществляется по лицензии (от латинского "licentia" - позволение, право) в одной из трех основных форм, имеющих следующие названия.

Когда размер вознаграждения правообладателю интеллектуальной собственности (лицензиару) полностью зависит от результатов использования интеллектуальной собственности правополучателем (лицензиатом) - то вознаграждение называется роялти.

Когда размер вознаграждения лицензиару полностью не зависит от результатов использования лицензиатом - то вознаграждение называется паушальная оплата.

Когда размер вознаграждения лицензиару частично зависит от результатов использования лицензиатом - то вознаграждение называется комбинированное (роялти + паушальная оплата).

Форма вознаграждения оговаривается в лицензионном соглашении (между лицензиаром и лицензиатом).

 

        2.1 Роялти.

 

При использовании  доходного подхода при оценке некоторых видов собственности  широко применяется категория "роялти".

Термин "роялти" происходит от английского (и французского) термина royal - королевский, от которого и произошел термин royalty - плата, взимавшаяся королевской властью в Англии за дарованное ее своему поданному право на земельную собственность или разработку недр.

В настоящее  время, применительно к нематериальным активам и, в частности, - к интеллектуальной собственности роялти чаще всего  означает согласованную в лицензионном договоре периодически осуществляемую лицензиатом (покупателем, правополучателем) выплату лицензиару (продавцу, правообладателю) денежных сумм в размерах, зависящих от результатов, получаемых при использовании интеллектуальной собственности лицензиатом.

Термин "роялти" применяется также  для:

- обозначения  платы за право разработки  недр;

- арендной  платы; 

- пошлины; 

- платы  за лицензию какого-то вида;

- доли  продукта или прибыли, зарезервированной  для себя владельцем какой-то  собственности за предоставление  права на пользование этой  собственностью другим лицом.

Роялти  используется для расчетов с лицензиаром  в 80 - 90 % случаев заключения лицензионных соглашений.

Роялти  принято представлять ставкой Р, выраженной в % от базы - эффекта (результата) у лицензиата (покупателя). В качестве базы может использоваться:

- валовой  доход (эффективный валовой доход,  сумма продаж, объем реализации);

- чистый  доход; 

- дополнительная  прибыль (возникающая у предприятия,  купившего и использующего объект интеллектуальной собственности);

- цена  единицы (партии) продукции; 

- себестоимость; 

- единичная  мощность цеха (производства);

- стоимость  основного переработанного сырья  и др.

Чаще  всего такой базой берется  цена единицы продукции или сумма  продаж (эффективный валовой доход - ЭВД). Опыт показывает, что при подобной базе между участниками лицензионной сделки наблюдается наименьшее число конфликтов по вопросам выплаты лицензионного вознаграждения. Дело в том, что исходные данные, необходимые для исчисления размеров выплат по роялти, в этом случае легко можно найти в бухгалтерских документах лицензиата.

 

        Факторы, отражающие правовые аспекты сделки.

 

1. Объем  передаваемых прав. Наиболее высокие  ставки роялти будут по полным  лицензиям - то есть когда лицензиат  получает исключительное право  на использование интеллектуальной собственности. Несколько меньшие (но тоже достаточно высокие) ставки роялти бывают при исключительных лицензиях (когда лицензиар сохраняет за собой право использования интеллектуальной собственности). Наименьшие ставки роялти бывают в случае неисключительных (простых) лицензий, так как в этом случае не исключается взаимная конкуренция и конкуренция между другими лицензиатами.

2. Территория  действия лицензионного договора. Ставка роялти монотонно зависит  от размера территории.

3. Объем  правовой охраны. Для патентной лицензии роялти больше, чем для беспатентной.

 

        Факторы, отражающие обязательственные аспекты сделки.

 

1. Условия лицензионного договора о взаимообмене усовершенствованиями. Ставка роялти обычно монотонно зависит от объема взаимообмена усовершенствованиями (как обеспеченными, так и не обеспеченными правовой защитой).

2. Зависимость лицензиата от лицензиара. Имеется в виду зависимость в сырье, материалах, оборудовании, деталях и узлах, необходимых для организации производства с использованием передаваемой технологии. Чем больше зависимость, тем больше ставка роялти.

3. Наличие конкурентных предложений. Имеется в виду конкурентные предложения на продажу технологий, сопоставимых по экономической эффективности с закупаемой. При наличии конкуренции ставка роялти будет уменьшаться.

 

Факторы, отражающие экономические аспекты сделки.

 

1. Размер необходимых капиталовложений. Они необходимы для организации производства продукции по лицензии. Чем больше размер капиталовложений, тем меньше ставка роялти.

2. Объем передаваемой технической документации. При полном объеме передаваемой технической документации (конструкторской, технологической и эксплуатационной) ставка роялти будет выше, чем при неполном объеме (например, только конструкторской).

3. Предполагаемые расходы лицензиата на собственные альтернативные НИОКР. Эти НИОКР имеют своей целью разработку объекта интеллектуальной собственности, сопоставимого по экономической эффективности с закупаемым. Чем ниже эти альтернативные издержки, тем ниже ценность интеллектуальной собственности и, соответственно, ниже ставка роялти.

4. Технологические возможности лицензиата получать прибыль от объекта интеллектуальной собственности. Эти возможности - зависят от степени технологического освоения предмета лицензии. То есть предметами лицензии может быть идея, техническое решение, полупромышленное или промышленное использование. Наименьшая ставка роялти - в случаях, когда предметом лицензии является идея, наибольшая - при промышленном использовании.

5. Репутационные возможности лицензиата получать прибыль от интеллектуальной собственности. Если лицензиар имеет хороший гудвилл и (или) товарный знак и лицензиат прямо или косвенно может использовать эту информацию при рекламе лицензионной продукции, то ставка роялти в этом случае может быть увеличена.

6. Объем выпуска лицензионной продукции у лицензиата. В связи с целями, которые преследует лицензиар, зависимость ставки роялти от объема выпуска продукции может быть прямой и обратной. Часто эта зависимость является прямой ("больше объем выпуска - больше ставка роялти").

7. Доля дохода передаваемого объекта интеллектуальной собственности в создании дохода у лицензиата. Чем больше в общем объеме дохода лицензиата доля дохода, приходящаяся на передаваемую интеллектуальную собственность, тем выше ставка роялти.

Отсутствие  патента, как правило, снижает размер роялти на величину 10 - 30 % по сравнению  с аналогичным объектом, передаваемым по патентной лицензии.

Экономический смысл роялти заключается в распределении  полученной от использования лицензии прибыли правообладателя (лицензиата, франчайзера) между ним и лицензиаром в согласованной пропорции, путем установления определенного процента от цены произведенной и реализованной продукции в пользу правообладателя.

 

Формы роялти

 

Выделяют основные современные формы роялти:

1) Система  линейных текущих платежей. По  ней автор получает определенный  процент со всего оборота, выручки  правополучателя (лицензиата) без каких-либо изменений в зависимости от того, какое количество экземпляров продает правополучатель (лицензиат). Эта система весьма проста и обозрима, она довольно часто применяется на практике.

2) Система  дегрессивного вознаграждения. По ней автор получает определенный процент, который с увеличением продаж экземпляров произведения или с увеличением доходов правополучателя уменьшается. Например, при продаже на первые 100 тыс. экз. - 10% вознаграждения, на следующие 100 тыс. - 9% и т.д. При правильном расчете процентных ставок эта система удовлетворяет интересы как автора, так и правополучателя.

3) Система  прогрессивного вознаграждения. С  ростом объема продаж увеличивается  ставка вознаграждения, выплачиваемого  автору. Эта система может тормозить  стимулирование сбыта произведения  правополучателями. Однако, если спрос на произведение растет, такая система может быть приемлемой как для авторов, так и для правополучателей (лицензиатов).

4) Система  на базе прибыли. Основа расчета  вознаграждения автора - прибыль  от продажи экземпляров произведения, а не валовой доход. Эта система  часто встречается в авторских  договорах, заключаемых российскими  авторами. Для них подобное условие  крайне невыгодно, так как нередко  возникают сомнения в правильности  расчетов, производимых правополучателем (лицензиатом). Возможны трудноразрешимые споры по поводу размера вознаграждения.