Бизнес на основе «ноу-хау»

Содержание:

Введение……………………………………..………………………….…..3

1. Определение «ноу-хау»……………………………………………...….5

2.   Передача  «ноу-хау» …..…………………...………………..…...……..7

3. Законодательство  о «ноу-хау»…………….……………………………9

4. Бизнес на  основе «ноу-хау»…………..………………………………..17

Заключение……………………………………..………………………….20

Список использованной литературы………………………..………...…22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.

     Наш век, по праву, называют веком информационным и информационных технологий. Это определение относится ко всем государствам, в т. ч. и России, и ко всему человечеству. Поэтому, в современном обществе «ноу-хау», как особый источник информации, играет важную роль для развития личности, общества и государства. А умелое обращение с этими знаниями может привести к благоприятным экономическим и иным последствиям.

     Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и  продолжает оставаться то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько  выражен интеллектуальный потенциал  общества, зависит, в конечном счете, и успех решения стоящих перед  ним экономических проблем. Ведь экономическое развитие страны во многом предопределяется состоянием инновационной  деятельности. Активная инновационная  работа невозможна без «ноу-хау» и интеллектуальной собственности и лицензионных договоров. У любой успешной компании есть свои оригинальные технологии, решения, знания, умения. Использование и сохранение в тайне этих «ноу-хау», собственно, и создает конкурентное преимущество одной компании над другой и позволяет удерживать и сохранять свои позиции на рынке.

    Актуальность  данной курсовой работы выражена тем, что ноу-хау не пользуются такой правовой охраной как изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Поэтому обеспечение прав на ноу-хау заинтересованных лиц зависит прежде всего от правильно и четко сформулированных положений в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального законодательства. Таким образом, договор между сторонами имеет решающее значение.

    Особенность договора о передаче ноу-хау заключается  в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет ноу-хау, он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем  раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую  и техническую ценность при быстром  развитии науки и техники. Если эта  ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу ноу-хау, которое выплачивается  ему по частям, а покупатель не получит  ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

     Целью и задачами данной курсовой работы и является раскрыть сущность понятия о «ноу-хау», составление на законодательном уровне договоров передачи «ноу-хау». 
 
 
 
 
 
 
 

1. Определение «ноу-хау».

     "Ноу-хау"-это полностью или частично конфиденциальные знания, включающие сведения технического, экономического, административного, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества лицу, их получившему. «Ноу-хау», как термин, появился в США и в переводе с английского означает «знать, как» - разговорное сокращение от словосочетания «знать, как делать».

     «Ноу-хау» могут быть признаны любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за неизвестности их третьим лицам. В большинстве случаев объекты «ноу-хау» – это технические или организационные решения, на которые в силу тех или иных причин, правообладатель не получил патент. Причины этого могут быть различны, в том числе и необходимость раскрыть информацию о патенте после регистрации. Многие зарубежные компании предпочитают не патентовать новые изобретения, а передавать их в качестве «ноу-хау» на лицензионной основе. Обладателю «ноу-хау» принадлежит исключительное право его использования, включая продажу такого секрета. Но если другое лицо правомерно и независимо от обладателя «ноу-хау» получит сведения, составляющие такой секрет, то это лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. Исключительное право на секрет производства действует неограниченный срок, но только до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. Обязательным условием для признания сведений секретами производства, является наличие специальных мер по защите информации.

     Меры  по охране конфиденциальности информации должны включать в себя:

- перечень  секретной информации;

- порядок  обращения с секретной информацией  и порядок контроля за соблюдением  порядка обращения;

- порядок  учета лиц, получивших доступ  к секретной информации;

- порядок  нанесения на материальные носители (документы) с секретной информацией  грифа "Коммерческая тайна"  с указанием обладателя этой  информации. 

     Международные соглашения и национальное законодательство обеспечивают защиту «ноу-хау», в частности, преследуется по закону: разглашение «ноу-хау» сохраняемого владельцем в тайне. Ответственность за разглашение «ноу-хау» одной из сторон контракта вытекает из Гражданского кодекса Р.Ф. о нанесении ущерба другой стороне в результате такого разглашения. В международной практике одной из юридических форм защиты интересов является договор о конфиденциальности, предусматривающий использование информации только в интересах представившей ее стороны и ответственность за несоблюдение этого положения. В случае установления фактов нарушения законодательства о «ноу-хау» потерпевшей стороне в судебном порядке возмещаются убытки. В соответствии с законом «ноу-хау» не относится к объектам интеллектуальной собственности. Дело в том, что ст. 138 ГК РФ дает понятие интеллектуальной собственности, а ст. 139 ГК РФ говорит о служебной и коммерческой тайне. «Ноу-хау» относится к коммерческой тайне.  
 

2. Передача «ноу-хау».

     Обычно  заключению договора о передаче «ноу-хау» предшествуют предварительные переговоры, в ходе которых чаще всего происходит раскрытие «ноу-хау».Поэтому продавцу «ноу-хау» рекомендуется перед началом переговоров заключить с предполагаемым покупателем договор о неразглашении им информации, составляющей «ноу-хау» и о неиспользовании «ноу-хау» в случае, если договор о его передаче не будет заключен (Гражданский кодекс РФ, ст. 420-453).

     При передаче «ноу-хау» обладатель может  передать информацию о разработке в  следующем объеме:

- опытные  образцы изделий; 

- машины  аппараты;

- отдельные  детали,

- инструмент, приспособления для обработки  и пр.;

- техническая  документация - формулы, расчеты,  планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание проведенных  научно-исследовательских работ,  и их результаты;

- расчеты  применительно к данному производству  или технологии данные о качестве  материалов;

- учебные  планы для подготовки персонала; 

- инструкции, содержащие данные о конструкции,  изготовлении или использовании  продукта;

- производственный  опыт, описание технологий;

     - практические указания по дизайну,  технические рецепты, данные по  планированию и управлению производством  и т.д.

     При страховании информации, составляющей «ноу-хау» страховой полис оплачивается государством при условии соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства, норм и правил в этой области, а также в случае принятия ими соответствующих мер по защите информации, составляющей для них «ноу-хау». Перечень сведений, составляющих «ноу-хау» определяется руководителем предприятия. Перечень сведений, которые не могут составлять «ноу-хау» определяется правительством страны. В деловой практике часто встречаются лицензии на право использования технических решений, не обеспеченных патентной охраной, то есть на использование секретов производства, которые не запатентованы их владельцами, их тоже, как правило, называют «ноу-хау». Для незапатентованных объектов, созданных при выполнении служебных обязанностей, следует руководствоваться трудовым договором, трудовым и гражданским кодексами.

    Договором определяются предмет сделки, его  цена, срок действия, время и место  исполнения договора, права и обязанности  сторон /включая передачу, прием, платежи  и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для освобождения от ответственности  или прекращения действия договора.

    В предмете договора определяются и описываются  точно и недвусмысленно все права  и сведения, которые предоставляются, объем этих прав, порядок и условия  их передачи и использования.

    В договор включается условие о  неразглашении ноу-хау как в  период срока действия договора, так  и после его окончания, что  должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается  порядок ознакомления сотрудников  лицензиата с ноу-хау во избежание  разглашения.

    Наиболее  характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность:

    не  передавать приобретенные знания и  опыт третьей стороне в течение  срока действия соглашения и в  среднем до 5 лет после окончания  срока его действия;

    указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она  изготовлена по лицензии другой фирмы,

    не  предоставлять сублицензий на ноу-хау, так как это может повлечь  его утрату.

3.Законодательство о «ноу-хау».

     Право на «ноу-хау», Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч.4.

Статья 1470. Служебный секрет производства.

     1. Исключительное право на секрет  производства, созданный работником  в связи с выполнением своих  трудовых обязанностей или конкретного  задания работодателя (служебный  секрет производства), принадлежит  работодателю.

     2. Гражданин, которому в связи  с выполнением своих трудовых  обязанностей или конкретного  задания работодателя стал известен  секрет производства, обязан сохранять  конфиденциальность полученных  сведений до прекращения действия  исключительного права на секрет  производства.

Статья 1471. Секрет производства, полученный при  выполнении работ по договору.

     В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических  работ либо по государственному или  муниципальному контракту для государственных  или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным  или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

     В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ  по договору, заключаемому главным  распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что  это право принадлежит Российской Федерации.

     1. Нарушитель исключительного права  на секрет производства, в том  числе лицо, которое неправомерно  получило сведения, составляющие  секрет производства, и разгласило  или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять  конфиденциальность секрета производства  в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или  пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса,  обязано возместить убытки, причиненные  нарушением исключительного права  на секрет производства, если  иная ответственность не предусмотрена  законом или договором с этим  лицом. 

     2. Лицо, которое использовало секрет  производства и не знало и  не должно было знать о том,  что его использование незаконно,  в том числе в связи с  тем, что оно получило доступ  к секрету производства случайно  или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Договор на передачу ноу-хау

     Российское законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного соглашения. При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна.

     Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию. Закон не определяет значение понятия «охраняемая  коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или служебную тайну (ст.138 ГК РФ) .

     Переход «ноу-хау» может осуществляться путем  передачи конкретной научно-технической  и иной документации и/или путем  предоставления необходимого опыта  и знаний, получающей стороне. Договор  о передаче ноу-хау не предусмотрен гражданским законодательством. Однако его можно применять в том  случае, если его условия не противоречат законодательству (ст. 1,8 ГК РФ).

     Также представляется возможным использовать для этой цели и некоторые виды договоров, предусмотренные действующим  российским законодательством.

     По  мнению ряда экспертов, договор о  передаче «ноу-хау» в общих чертах соответствует договору купли-продажи (гл. 30 ГК РФ). Но на практике достаточно часто возникает необходимость  в предоставлении прав на одно и  то же «ноу-хау» не одному, а нескольким лицам, в ограничении срока действия-договора, а также в возможности расторжения договора. Удовлетворить данные требования в рамках договора купли-продажи не представляется возможным.

     Достаточно  широкое распространение получила практика передачи ноу-хау в рамках договора подряда, особенно строительного (§3 гл. 37 ГК РФ) и на проведение проектных  и изыскательских работ (§4 гл. 37 ГК рф). Это связано с тем, что в  состав «ноу-хау» часто входят различные  навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения определенных действий. Согласно ст. 727 ГК РФ если одна сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда  получила от другой стороны информацию о новых сведениях и технических  знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведения, которые  могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такие данные, не вправе сообщать их третьим лицам  без согласия другой стороны. Порядок  и условия пользования такой  информацией определяются соглашением  сторон.

     На  практике также используется передача «ноу-хау» в рамках  Договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских  и технологических работ (гл. 38 ГК РФ), когда «ноу-хау» обладает заказчик, вынужденный раскрыть его исполнителю  в процессе формирования технического задания и (или) предоставления необходимых  для выполнения работ по договору материалов, например образца продукции, либо когда «ноу-хау» обладает исполнитель, вынужденный не только использовать свои секреты для выполнения работ  по договору, но и передать право  на их дальнейшее использование заказчику.

     Коммерческая  концессия (гл. 54 ГК РФ) – один из наиболее распространенных способов передачи «ноу-хау». Согласно ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, объектов интеллектуальной собственности, к числу которых отнесена и охраняемая коммерческая информация («ноу-хау»).

     Договоры  аренды широко используются в предпринимательской  сфере, в том числе и для  передачи «ноу-хау». (Например, при аренде сложного и дорогостоящего оборудования, эксплуатация которого предполагает передачу целого ряда «ноу-хау»). Положения о  передаче ноу-хау могут быть включены и в договор лизинга.

     В ГК РФ указана возможность заключения сторонами договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законом  или иными правовыми актами (п.2 ст. 421, п.2 ст. 1), вследствие этого возможно заключение лицензионного договора при передаче прав на «ноу-хау». При  этом лицензионный договор и договор  коммерческой концессии не требует  регистрации в патентном ведомстве, так как на это нет прямого  указания закона. Не смотря на это, суды в некоторых случаях придерживаются иного мнения. Такого мнения придерживаются многие специалисты.

     Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей коммерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»). Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом  договора коммерческой концессии. Особенность  данного договора заключается в  том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объекты  интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона), товарный знак или знак обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках).

     Существует  также точка зрения, что при  передаче информации о «ноу-хау», если одна из сторон является компанией иностранного государства, заключается особый договор – договор внешней торговли информацией, так как это прямо предусмотрено законом о внешнеторговой деятельности. Закон разделяет понятия «внешняя торговля интеллектуальной собственностью» и «внешняя торговля информацией».

     Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности  или предоставление права на использование  объектов интеллектуальной собственности  российским лицом иностранному лицу, либо иностранным лицом российскому  лицу.

     Внешняя торговля информацией – это внешняя  торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя  торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях (ст. 2 указанного закона).

Основные  пункты договора на передачу во временное  пользование прав на «ноу-хау».

Общество  с ограниченной ответственностью "____________",

именуемое в дальнейшем "Владелец", в лице_____________ (должность, Ф.И.О.),

действующего  на основании Устава Владельца, с  одной стороны, и акционерное  общество "____________", именуемое в  дальнейшем "Пользователь", в лице_____________ (должность, Ф.И.О.),

действующего  на основании Устава Пользователя, с другой стороны, руководствуясь действующим  законодательством, в том числе  частью 4 статьи 15 Конституции РФ, Соглашением  от 22 мая 1992 года между Правительством РФ и Правительством Польши об избежании  двойного налогообложения доходов  и имущества, статьями 128,129,8,421, 139 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  так же п.17 Постановления Пленума  Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 01.07.96 N 618, заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. Пользователь  получает, а Владелец предоставляет  во временное пользование права  на "ноу-хау" (технологическую  документацию).

2. Комплектность,  другие отличительные характеристики  передаваемой технологической документации  указаны в Приложении N 1, являющемся  неотъемлемой частью настоящего  договора.

3. Отсутствие  Приложения N 1 со сведениями, предусмотренными  в п.2 настоящего договора, до момента  их представления делает этот  договор недействительным.

4. Указанная  технологическая документация, права  на пользование которой временно  передаются Владельцем Пользователю, должна быть получена Пользователем  не позднее трех дней с момента  заключения настоящего договора, при этом сторонами подписывается  акт приема-передачи.

5. Срок  предоставления Владельцем права  пользования "ноу-хау" по  настоящему договору - ________ месяцев (лет) с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

6. Плата  Пользователя Владельцу за временное  предоставление права пользования  "ноу-хау" составляет ________ рублей в месяц, причем оплата должна производиться ежемесячно.

7. Владелец  гарантирует, что "ноу-хау", права на которую им предоставляются  Пользователю:

7.1. Неизвестна  третьим лицам; 

7.2. К  ней нет доступа на законном  основании; 

7.3. Не  будет им разглашена ни при  каких обстоятельствах; 

7.4. Имеет  потенциальную коммерческую ценность  в течение предоставляемого настоящим  договором срока пользования. 

8. Пользователь  гарантирует, что "ноу-хау", права на которую ему предоставляются  Владельцем, не станет известна  третьим лицам как в течение  срока действия договора, так  и после его окончания до ______ года.

9. При  нарушении Владельцем или Пользователем  гарантий, предусмотренных п.7 или  п.8 настоящего договора, нарушитель  выплачивает второй стороне по  договору компенсацию в размере  _________ рублей.

10. Меры  ответственности сторон, не предусмотренные  настоящим договором, применяются  в соответствии с нормами действующего  законодательства России.  

4. Бизнес на основе «ноу-хау»

     Налогообложения роялти, если лицензиар является юридическим  лицом иностранного государства  Правила, касающиеся налогообложения  лицензионных платежей и платежей, поступающих по договору коммерческой концессии (роялти), в полной мере применяются  к платежам, осуществляемым при передаче прав на использование ноу-хау.

     Владение  «ноу-хау», секретной формулой или  процессом, информацией в отношении  промышленного, коммерческого или  научного опыта в соответствии с  НК РФ является нематериальным активом (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ).

     Согласно  НК РФ, доходы от использования в  РФ прав на объекты интеллектуальной собственности входят в список доходов, облагаемых налогом у источника  выплаты. «Это доходы от использования  прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование (предоставление права  использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или  научного опыта» (подп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ).

     Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собственность распространяются на случаи передачи прав на использование  «ноу-хау». Если покупатель услуг находится  в РФ, то местом реализации считается  территория РФ, так как данное положение  распространяется на передачу патентов, лицензий... и иных аналогичных прав (подп.4 п.1 ст. 148 НК РФ). Поэтому у иностранной  организации возникает налоговая  база по НДС.

     Налоговые последствия при заключении договоров  о передаче прав на ноу-хау между  российскими юридическими лицами Налог  на прибыль Для лицензиара передача прав на использование ноу-хау является доходом от реализации имущественных прав (п.2 ст. 249 НК РФ) или внереализационным доходом (подп. 5 абз.2 ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе нет критериев отнесения поступивших доходов к той или иной группе. Прибыль облагается налогом по стандартной ставке 24%.

     Для лицензиата налоговые последствия  приобретения ноу-хау зависят от соответствия приобретенного права  правилам, установленным НК РФ.

     Так, в соответствии с п.3. ст. 257 НК РФ нематериальными  активами признаются приобретенные  и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права  на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного  времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).