Правова охорона торгівельної марки в Україні

      В Україні питання охорони  інтелектуальної  власності, до якої відноситься такий  об’єкт як знак для товарів та послуг, з кожним роком набувають все  більшої ваги.

      Особливо  актуальним на цей  час є законодавче вирішення проблеми ефективного захисту прав на знаки для товарів і послуг. Сьогодні в Україні порушення прав інтелектуальної власності набуло значних обсягів. Особливо непокоїть стан справ щодо торгівлі продукцією з фальсифікованими знаками. Споживчий ринок заповнений товарами з підробленими торговельними марками відомих виробників, включаючи харчові продукти та товари першої необхідності. Широких масштабів набуло нелегальне виробництво мінеральної води, алкогольних та тютюнових виробів, маркованих фальсифікованими знаками. Загрозливим фактором є незаконне виробництво та продаж ліків, медичних препаратів та апаратури медичного призначення.

      Всім  відомо, що масштабне порушення авторського  права та суміжних прав американських правовласників призвело до запровадження жорстких торговельних санкцій з боку Уряду США, внаслідок чого Україна втратила значні кошти. У короткий строк нашій державі вдалось запровадити ефективні заходи щодо боротьби з піратством. Цього було досягнуто шляхом створення відповідної нормативно-правової бази. Зокрема, шляхом внесення норм прямої дії стосовно посилення відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Це дозволило терміново запровадити дійові механізми, спрямовані на припинення виробництва та розповсюдження контрафактної продукції.

      Дана  робота є спробою проаналізувати питання правової охорони торговельних марок, виходячи із чинної національної нормативно-правової бази та міжнародних  договорів, до яких приєдналась Україна.

      Товарні знаки як знаки походження віддавна застосовували виробники цегли, шкіри, книжок, зброї та інших речей. Вони ставили клеймо у вигляді літер, зазвичай ініціалів, або інших символічних позначень на товари для зазначення виготівника продукції.

      Ці  знаки не виконували сьогоднішню функцію полегшення розпізнавання товару в умовах розмаїття. Разом із тим вони позначали аспект права на товарний знак, який не втратив значення дотепер, а саме те, що знаки створюють зв'язок між товаром і його виробником.

      Маркування  використовували також для позначення володіння. Англійське слово brand (тавро), яке часто вживають навіть зараз як синонім товарного знака, засвідчує цю практику: брендом фермери називали маркування скоту клеймом за допомогою розжареного заліза.

      Товарні знаки мали особливе значення для розвитку виробництва товарів для експорту. Так, вироби з металу виготовляли в Англії задовго до промислового століття, тому сталь, зброя, столові прибори мали на собі традиційні позначення англійських виробників. Це стосувалося й дорогоцінних металів.

      Товарні знаки отримали свою сучасну функцію  у XIX ст. Поява масового виробництва, ускладнення системи надходження товарів від виготівника до покупця, розвиток торгівлі вимагали універсальної ідентифікації товарів. Останні одержали найменування на додаток до родових найменувань, таких як інструменти, сірники, пиво тощо.

      Зі  збільшенням використання товарних знаків зростало і їх копіювання. Зазвичай законні користувачі знаків не мали засобів зупинити підробників. Маркування товарів не надавало їм юридично визнаного права.

      В Англії засіб захисту від цього  порушення сформували суди починаючи із середини XIX ст. Так народилася доктрина «видання за інше»: ніхто не мав права видавати свої товари за товари іншої особи.

      Розвиток  права на товарні знаки всередині країн був значною мірою пов'язаний із розвитком його міжнародної охорони. На особливу увагу заслуговує Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883), яка є основою міжнародних конвенцій у галузі промислової власності. її доповнюють Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, підписана в 1891 р., що заснувала Спеціальний союз для країн — членів Паризької конвенції, та інші міжнародні угоди.

      Систему законодавства України про торговельні марки становлять:

      •  глава 44 «Право інтелектуальної власності на торговельну марку» (статті 492-500) ЦК;

      •  Закон України від 15 грудня 1993 р. за № 3690-ХП «Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг» з  наступними змінами та доповненнями;

      •  Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг та ліцензійного договору на використання знака для товарів і послуг від 21 червня 1995 р. за № 182/718;

      •  Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для  товарів і послуг, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, від 22 листопада 1995 р. за №417/953;

      •  Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв від 27 грудня 1995 р. за №481/1017;

      •  Правила складання, подання на розгляд  заявки на видачу свідоцтва України  на знак для товарів і послуг від 22 вересня 1997 р. за №416/2220.

      У ринкових умовах нарівні з комерційними найменуваннями важливе значення мають  знаки, слова та символи, що допомагають споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, набувати якісні товари й уникати підробок. їх по-різному називають у міжнародних угодах і національних законодавчих актах: товарними знаками, знаками для товарів і послуг (цей термін донедавна фігурував у законодавчих актах України). У ЦК вжито термін «торговельні марки» (дослівний переклад англійського терміна trademark). На відміну від комерційних найменувань, за допомогою торговельних марок ідентифікують не сам суб'єкт економічної діяльності, а його товари або послуги.

      Відповідно  до ст. 492 ЦК торговельною маркою може бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що їх виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображальні елементи, комбінації кольорів. Приклади торговельних марок: «Оболонь» (для пива), «Росинка» (для безалкогольних напоїв), АБП (Агробудпереробка).

Зазвичай виокремлюють кілька функцій, які виконують торговельні марки: виділення товарів або послуг певного економічного суб'єкта на ринку, вказівка на певну якість об'єкта, зазначення місця його походження, рекламна функція тощо.

      Можливість  випускати товар під певною торговельною маркою багато важить для виробників.

      Кількість порушень у сфері використання торговельних марок дуже велика, бо застосування чужої торговельної марки в багатьох випадках дозволяє різко збільшити обсяги збуту своєї продукції. При цьому не просто відбувається обман покупців, а часто ризику піддають їхнє життя і здоров'я. За інформацією Всесвітньої організації здоров'я підробні медичні препарати були знайдені у 28 країнах, із 751 випадку виробництва підробок 25 % виявлено у промислово розвинених країнах, 65 % у країнах, що розвиваються, у 10 % випадків джерела невідомі. [    ]

Ідентифікацію товарів і послуг можна здійснювати  різними способами. Відповідно, за формою товарні знаки можуть бути поділені на словесні марки, зображальні марки, об'ємні марки та інші позначення. Можливі також звукові (наприклад, позначення, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), світлові та інші позначення.

      Словесна  торговельна марка  - це марка, що складається зі словесних елементів (елемента), зокрема окремих слів, словосполучень або сполучень літер, цифр.

      Словесні  торговельні марки, зображення яких має особливу форму (оригінальний шрифт  тощо), відносять також до зображальних торговельних марок, їх називають логотипами.

      Зображальна торговельна марка - це торговельна марка, яка складається із зображальних елементів, зокрема композицій ліній або плям, голограм, фігур будь-яких форм та кольорів на площині та у просторі, логотипів, за виключенням стандартних шрифтових одиниць, тобто графічна композиція будь-якої форми на площині та у просторі. Прикладом зображальної торговельної марки може бути етикетка.

      Для пошуку схожих знаків зображальні торговельні  марки або торговельні марки, що містять зображальні елементи, класифікують відповідно до міжнародної класифікації зображальних елементів, затвердженої Віденською угодою, прийнятою на Віденській дипломатичній конференції в 1973 р. (набула чинності з 9 серпня 1985 р.). Зазначена класифікація є ієрархічно організованим переліком зображальних елементів торговельних марок.

      Об'ємна торговельна марка  — це зображальне позначення, ЩО є об'єктом тримірним, зокрема має вигляд фігури або композиції фігур, форма якого безпосередньо не обумовлена його функціональним призначенням.

      Звуковою  торговельною маркою є марка, розрахована на сприйняття органами слуху, але така, що не належить до людської мови. Це можуть бути музичні фрази або шуми різного походження.

      В Україні такі звуки - відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на марку для товарів і послуг - реєструють за наявності технічної можливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на марки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації. Звукове позначення подають на реєстрацію у вигляді фонограми або нотного запису.

У межах  кожної із груп існують свої підгрупи, пов'язані зі специфікою охорони відповідного позначення. Торговельна марка може бути створена шляхом скорочення комерційного найменування, використання прізвища людини тощо. Українське законодавство не створює перешкод для реєстрації такої торговельної марки. Аналогічна ситуація склалася і в ряді інших країн (наприклад, у Франції). У той же час у деяких країнах (Великобританії, США) включення прізвища до торговельної марки можливе тільки якщо його вживають відокремлено від конкретної людини, як вказівку на певну продукцію, а не на певну людину (прізвище набуває «вторинного значення»), наприклад «Макдональдс».

      Не  просто набути охорону, передбачену  для торговельної марки, і гаслу. Для цього воно не повинно мати загальної фрази. Так, позначення «Зв'язок допоможе Вам домовитися» було визнано таким, що має розрізнювальну здатність для послуг зв'язку, а гасло «Надійність фірми - якість товару» такою здатністю не володіє, бо вказує на загальні характеристики фірми і товару, які можуть стосуватися багатьох осіб[   ].

У всьому світі патентні відомства негативно  ставляться до реєстрації як торговельних марок географічних назв, оскільки в цьому разі споживачі дуже легко можуть бути введені в оману щодо місця виробництва товарів або їхньої якості (оскільки володільцю торговельної марки не можна заборонити виробляти товари в будь-якому місці на його розсуд або взагалі відступити торговельну марку іншій особі).

      В українському законодавстві ця дія прямо не заборона, проте в будь-якому разі включення такої назви до торговельної марки не має призводити до введення громадськості в оману. Зазвичай визнають можливість використання географічну назви, якщо очевидно, що вона не вказує на виробництво певних товарів, наприклад у разі відсутності в такій місцевості відповідного виробництва (наприклад, можлива реєстрація торговельної марки «Казбек» для тютюнової продукції).

Як особливий  різновид торговельних марок можна  розглядати колективну марку.

      Колективною маркою є торговельна марка спілки, господарської асоціації або іншого добровільного об'єднання підприємств, призначена для позначення вироблених і (або) реалізовуваних ними товарів, що мають єдині якісні або інші спільні характеристики.

      Колективна  марка покликана полегшити вихід  на ринок самостійних підприємств, пов'язаних угодою або взаємною участю. Колективна марка дозволяє привернути увагу клієнта до товарів або послуг кожного підприємства, що входить до об'єднання, оскільки в цьому разі потенційному клієнтові нібито заявляють про однаковий рівень якості, досягнутий всіма членами групи. При цьому товари або послуги можуть бути як однотипними, так і різнотипними. В останньому випадку використання колективної марки може мати особливе значення, бо надає потенційному споживачеві гарантію взаємної сумісності товарів підприємств, що входять до однієї групи (у першу чергу в галузі електронної техніки). Використання колективної марки не перешкоджає членам об'єднання використовувати і свої власні торговельні марки.

Асоціативна марка - це торговельна марка, що є тотожною (аналогічною) або схожою з марками, вже зареєстрованими щодо однорідних товарів і (або) послуг. Наслідком реєстрації асоціативної марки є неможливість передачі права на неї через ймовірність сплутання на підставі схожості.

Індивідуальною  торговельною маркою є торговельна марка, право на яку належить одній особі.

Регіональна торговельна марка  — це торговельна марка, зареєстрована в міжнародному регіональному органі реєстрації відповідно до регіональної міжнародної угоди.

Міжнародна  марка - це торговельна марка, зареєстрована міжнародним реєстраційним органом відповідно до міжнародної угоди, зокрема відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Описова марка - це позначення, що прямо чи непрямо вказує на об'єкт, до якого це позначення застосовують, за допомогою однієї з характеристик, що його визначає. Таким позначенням, як правило, правову охорону не надають. Винятками є випадки, коли описова марка на підставі тривалого використання набуває вторинного значення.

      До  описових марок відносять позначення, які є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, що вказують на їхній вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність, на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, а також які є узвичаєними символами та термінами. Таким позначенням не може бути надана правова охорона, оскільки по суті вони не мають розрізняльної здатності.

      Відповідно  до законодавства України такі позначення можуть бути внесені до марки, заявленої  на реєстрацію, як елементи, що їх не охороняють, якщо вони не займають домінуючого  положення в зображенні марки (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

      Якщо  володілець зареєстрованої марки подає  на реєстрацію марку, що порівняно із зареєстрованою має незначні відмінності, (є впливають на розрізняльний  характер марки (тобто належать до вторинних  елементів марки) відносно аналогічних товарів і (або) послуг, щодо яких здійснена попередня реєстрація, то такі марки реєструють як похідні. Права на похідні марки не можна передавати іншим особам.

Добре відома марка - це торговельна марка, що в результаті використання стала добре відомою широкому колу споживачів.

      Відповідно  до ст. 6^bis Паризької конвенції всі країни – учасниці зазначеної Конвенції зобов'язані надавати на своїй території захист маркам, які за визначенням компетентного (адміністративного чи судового) органу країни реєстрації або країни використання отримали статус добре відомих марок щодо тотожних або схожих товарів і (або) послуг.

      Зокрема, реєстрацію торговельної марки, яка  є відтворенням імітацією або  перекладом добре відомої марки, відхиляють або визнають недійсною. Забороняють використання марки, яка може призвести до сплутання з добре відомою маркою.

      Вимога  анулювання конфліктуючої марки  має бути заявлена володільцем добре  відомої марки протягом 5 років  від дати реєстрації першої. Ця вимога не поширюється на випадки, коли конфліктуюча марка зареєстрована недобросовісно, для анулювання такої реєстрації строк не обмежений.

      Захист  добре відомої марки не пов'язаний з обов'язковою умовою реєстрації марки або використання її в конкретній країні. Потрібно лише, щоб марка була визнана у країні добре відомою, а такою вона може стати, наприклад, як внаслідок рекламування в цій країні, так і в результаті впливу рекламної кампанії, що її проводять в інших країнах.

      При визначенні міри популярності беруть до уваги відомість марки певному сектору суспільства, який може складатися з фактичних і (або) потенційних споживачів, з осіб, які беруть участь у забезпеченні каналів збуту товарів і (або) послуг, щодо яких застосовують торговельну марку, або ділових кіл, діяльність як пов'язана з такими товарами або послугами. Навіть якщо лиш одному із секторів марку сприймають як добре відому, це є підставою для визнання її добре відомою в цій країні.

      З метою визначення, чи є марка добре  відомою, враховують строк використання торговельної марки, її поширеність, яку встановлюють на підставі кількісних та територіальних показників, а також ступінь підтримки рекламними засобами.

Сильною торговельною маркою вважають торговельну марку, яка має високу розрізняльну здатність, притаманну або набуту шляхом тривалого використання, тобто марку, що має велику охороноздатність.

      Слабка  торговельна марка  - це торговельна марка, якій бракує розрізняльної здатності або розрізняльна здатність якої частково втрачена внаслідок розмивання (ослаблення) торговельної марки.

Конфліктуюча  торговельна марка  - це марка, що вступає в конфлікт із тотожною або схожою розрізняльною маркою, промисловим зразком або об'єктом авторського права у зв'язку з наявністю в іншої особи попередніх прав на зазначені об'єкти.

      Що  стосується конфлікту між торговельними  марками, то згідно із законодавством багатьох країн реєстрацію марки, що конфліктує із зареєстрованою торговельною маркою, яка має попереднє право на підставі реєстрації, відхиляють, навіть якщо володілець останньої не відстоює це право. У цьому разі підставою для відхилення реєстрації у першу чергу буде те, що використання конфліктуючих торговельних марок може ввести споживачів в оману, а цього слід уникати, навіть якщо заінтересовані сторони не відстоюють свої права.

      Може  бути відмовлено в реєстрації торговельній марці, що конфліктує з маркою, яка  має більш ранній пріоритет, ґрунтований  на використанні марки, якщо за національним законодавством право, набуте на підставі використання марки, визнано.

      Може бути відмовлено в реєстрації також торговельній марці, конфліктує з добре відомою у країні маркою, яку охороняють без реєстрації відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції.

      Суб’єкти  попереднього права на інші об'єкти, які охороняють згідно із законодавством, можуть заперечувати проти чинної реєстрації конфліктуючої марки. У цьому разі реєстрація марки може бути визнана недійсною повністю або частково.

      У багатьох країнах для висування  вимоги щодо визнання недійсною реєстрації марки на підставі попередніх прав передбачено певний строк, після закінчення якого реєстрація марки на з значеній підставі не може бути визнана недійсною.

Тотожна торговельна марка  — це торговельна марка, зображення якої в усіх елементах збігається із зображенням іншої марки. Тотожні марки найчастіше можуть вступати в конфлікт, оскільки їх використання для однорідних товарів або послуг на одному ринку може призводити до сплутання виробників або осіб, щ₀ надають послуги.

      Якщо  при реєстрації марки подають  позначення, тотожне зареєстрованій марці або марці, яку охороняють без реєстрації, на ім'я іншої особи, реєстрацію не здійснюють або, у разі здійснення, її можна визнавати недійсною.

      За  законодавством України позначення, що є тотожними маркам, раніше зареєстрованим чи заявленим для реєстрації в Україні на ім'я іншої особи, які охороняють без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки (ст. 6 (3) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Схожість  торговельних марок  — це збіг декількох мотивів, що утворюють торговельну марку.

      Якщо, незважаючи на окремі відмінності, сприйняття мотивів торговельних марок призводить до сплутання цих марок, такі марки  вважають схожими настільки, що їх можна сплутати.

Торговельною  маркою, схожою настільки, що її можна сплутати з іншими марками, вважають марку, яка асоціюється з іншими марками (маркою) загалом, незважаючи на окремі відмінності елементів марки.

      За  законодавством України позначення, схожі настільки, пі їх можна сплутати з марками, раніше зареєстрованими чи заяв ними для реєстрації в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг або марками ін осіб, якщо ці марки охороняють без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути

      зареєстровані як марки (ст. 6 (3) Закону України «Про охорону прав на  знаки для  товарів і послуг»).

Торговельна марка спільного  володіння - це торговельна марка, право на яку набуто кількома особами. Відрізняється від індивідуальної торговельної марки тим, що її умови використання визначає угода між співволодільцями марки. Кожен із них може користуватися і розпоряджатися маркою на власний розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших співволодільців.

Розмивання (ослаблення) торговельної марки - це процес поступової втрати (ослаблення) розрізняльної здатності торговельної марки внаслідок її використання різними виробниками для позначення неоднорідних товарів.

Мотив торговельної марки  - це аспект торговельної марки, розрахований на певний вид сприйняття. Мотив марки може бути: візуальний (графічний) - розрахований на зорове сприйняття; фонетичний (звуковий) - розрахований на слухове сприйняття; семантичний (смисловий) - смисловий зміст позначення, що його використовують як торговельну марку тощо.

Елемент торговельної марки  - це одна зі складових частин торговельної марки. Елементи торговельної марки розрізняють за видом, виокремлюючи словесний, зображальний та об'ємний елементи. Елемент або сукупність елементів визначають вид торгової марки, яка може бути словесна, зображальна, об'ємна або комбінована.

      Торговельну марку, що складається лише з одного елемента, називають простою, а з декількох елементів - складною.

      Сильний елемент торговельної марки значною мірою визначає її сприйняття, і навпаки, слабкий елемент не здатний істотно вплинути на сприйняття торговельної марки. До слабких елементів марки відносять, як правило, елементи, яким не може бути надана правова охорона через невідповідність певним вимогам законодавства.

      Відповідно  до ст. 6 Закону України «Про охорону  прав на знаки для товарів і послуг» позначення, які не мають розрізняльної здатності (є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце, час виготовлення, збуту товарів або надання послуг; є загальновживаними символами і термінами), можуть бути внесені до знака як елементи, які не охороняють, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні марки.

      Якщо  торговельна марка містить елемент (елементи), які не охороняють (неохороноздатний елемент), то в рішенні про реєстрацію марки і в реєстрі, якщо це необхідно, вказують, що зазначений елемент не є предметом самостійної правової охорони.

      Правова охорона торговельних марок

      Охороноздатність  торговельної марки  — це юридична властивість позначення, яку визначає сукупність ознак, необхідних Для його реєстрації в якості торговельної марки.

      Виокремлюють  два основні типи вимог, яким має  відповідати позначення, щоб бути зареєстрованими у якості торговельної марки.

      Перший  тип вимог стосується можливості відрізнити товари та послуги одного підприємства від однорідних товарів і послуг іншого. Вимоги другого типу пов'язані з можливістю спричинення шкоди використанням торговельної марки, яка має дезорієнтуючий характер або суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі.

      Подібні вимоги містять національні закони, що стосуються торговельних марок країн - учасниць Паризької конвенції. Ст. 6 зазначеної Конвенції передбачає, що підставами для відмови в реєстрації або для визнання реєстрації недійсною є: відсутність у торговельних марок будь-яких розрізняльних ознак, те, що вони суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі, а також те, що вони можуть ввести в оману громадськість.